SENTENCIA Nº73/2018


Expediente                                : 361/2015

Demandante                        : AP MOLLER MAERSK A/S

Demandado                        : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Tipo de proceso                        : Contencioso Administrativo

Resolución Impugnada        : Resolución Administrativa DGE/CANC/J-Nº 177/2015

  de 17 de agosto

Magistrado Relator                : Dr. Esteban Miranda Terán

Lugar y fecha                        : Sucre, 29 de junio de 2018

_____________________________________________________________­­

Pronunciada dentro del proceso contencioso administrativo seguido por AP MOLLER MAERSK A/S contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 88 a 96 vta., presentada por Rodrigo Javier Garrón Bozo, en representación legal de AP MOLLER MAERSK A/S, impugnando la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI; la providencia de admisión de fs. 99; la contestación de fs. 137 a 148; réplica de fs. 174 a 176 vta.; por renunciado el derecho a la dúplica conforme proveído de fs. 190; notificación del tercero interesado de fs. 130; los antecedentes del proceso y de emisión de la Resolución impugnada.

I. CONTENIDO DE LA DEMANDA

I.1. Antecedentes de hecho de la demanda.

I.1. Resolución Administrativa

Por memorial presentado ante el SENAPI el 28 de mayo de 2014, se apersonó SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA SA (SEA LAND), legalmente representada por Javier Alberto Rebuffi Bates, e interpuso demanda de cancelación de marca por falta de uso en contra de la marca “MAERSK SEALAND”, por lo que, corridos los trámites de rigor; el SENAPI a través de su Director de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Administrativa Nº 533/2014 de 29 de diciembre, que declaró probada la demanda de cancelación interpuesta por la Firma SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A.; en consecuencia, en ejecución de fallos se ordenó proceder con la CANCELACIÓN de la marca “ MAERSK SEALAND” (denominativa) concedida a favor de la Firma A.P MOLLER-MAERSK A/S., registrada bajo Nº 98552-C de fecha 24 de marzo de 2005, para proteger servicios de la Clase 39 internacional, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripción en el libro de registro respectivo.

I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por la Firma AP MOLLER MAERSK A/S en fecha 6 de marzo de 2015, el SENAPI a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 28/2015, rechazó el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 533/2014 de 29 de diciembre.

I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico

Interpuesto el recurso jerárquico por Rodrigo Javier Garrón Bozo en representación legal de la Firma AP MOLLER MAERSK A/S, la Directora General Ejecutiva del SENAPI mediante Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto, rechazó el recurso jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 28/2015 de 6 de marzo.

II. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

Señala que el SENAPI de manera ilegal procedió a realizar una interpretación de la normativa andina, como es el caso de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), sin realizar la correspondiente consulta prejudicial, tal como lo prescribe la norma comunitaria, bajo alternativa de iniciársele al Estado Boliviano un proceso por incumplimiento del Derecho Comunitario; por otra parte que el SENAPI ha cancelado una marca notoria, cuando la Decisión 486 no lo permite, además que ha limitado los instrumentos probatorios, vulnerando sus derechos constitucionales, así como principios básicos de actividad administrativa, como el principio de verdad material.

Indica que bajo el principio de notoriedad, las marcas que gozan de calidad no pueden ser objeto de cancelación, dado que no requieren de un registro o título marcario como respaldo de sus derechos marcarios. El art. 136 de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectará indebidamente el derecho de un tercero, cuando se constituya una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción total o parcial del signo distintivo notoriamente conocido porque puede causar riesgo de confusión en relación al servicio que presta, provocar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca. La normativa Andina, prevé la cancelación de marcas registradas como efecto de violación de derechos marcarios de marcas notorias y no al revés, con el fin de otorgar la marca a personas que pretenden aprovecharse del prestigio.

Asimismo, señala que la empresa SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A., en fecha 8 de enero de 2014, en la prensa internacional, informó que ampliaría su marca SEALAND al transporte marítimo y terrestre, lo que provocó que en fecha 19 de abril de 2014 solicitaran al SENAPI el registro de la marca SEA LAND en la Clase 39 de la clasificación de Niza en Bolivia, sólo con la intención de provocar confusión en el público en general.

Continúa manifestando que se vulneraron los derechos protegidos por la Declaración 486 de la CAN, respecto a lo establecido para las marcas notorias; además, que de manera subjetiva, ha desechado sus pruebas indicando que las mismas eran insuficientes, estableciendo una valoración probatoria que sólo puede ser establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunicad Andina (TJCA). Posteriormente, bajo el epígrafe de Régimen de Marcas en Bolivia, transcribe los arts. 224, 225 y 136 de la Decisión 486, así como alguna jurisprudencia emitida por este organismo internacional de justicia, específicamente, los Procesos Nos. 126-IP-2003, 11-IP-97, 1-IP-87. Finalmente, reitera el incumplimiento del SENAPI a la normativa comunitaria con una interpretación antojadiza de la Decisión 486 sin realizar la consulta prejudicial correspondiente.

Petitorio

Solicita se declare PROBADA la demanda; se deje sin efecto la Resolución Jerárquica Nº DGE/CANC/J-177/2015 de 17 de agosto, emitida por el SENAPI y se declare la IMPROCEDENCIA de la demanda de cancelación por falta de uso interpuesta por la empresa SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA S.A., en contra de su marca “MAERSK SEALAND”.

III. ARGUMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda mediante providencia de 26 de noviembre de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:

Con referencia a lo argüido por el demandante, éste lejos de fundamentar algún supuesto de mala interpretación o aplicación de la ley, dentro del proceso de cancelación desarrollado ante la instancia administrativa a su cargo, como parte de la naturaleza del proceso de puro derecho, cual constituye el proceso contencioso administrativo, se limitó a tratar de introducir argumentos que nunca formaron parte del objeto de la causa principal, extremo que fue claramente expuesto en la Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-177/2015. Después de realizar una relación de antecedentes de las instancias impugnatorias administrativas del presente trámite, manifiesta que conforme a esa relación de hechos, se tiene que la Firma recurrente no adjuntó prueba conforme la carga que le correspondía según el art. 465 de la Decisión 486; además, que la prueba que adjuntó en segunda instancia, no aportó elementos de convicción sobre el uso de la marca dentro del periodo de tres años anteriores a la interposición de la demanda, ya que el único documento con fecha cierta es el título de registro de fs. 120 a 121 que no constituye prueba de uso, conforme al art 165 de la Decisión 486.

Que la carga de la prueba le correspondía al titular de la marca, quien al no haber aportado la prueba de forma diligente dentro del trámite de primera instancia, incumplió con su carga, cuando señala que la carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por el no uso, corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con el art. 167 de la Decisión 486.

Sobre el argumento de incumplimiento a la norma comunitaria, indica que carece de fundamentación toda vez el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su art. 122, establece la consulta facultativa y en este sentido, la autoridad administrativa tiene la potestad de realizar una consulta facultativa mas no constituye una obligación, por lo que no existe incumplimiento de normativa andina alguna.

Petitorio

Por lo expuesto, solicitó que se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y se confirme la Resolución Administrativa Nº DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto.

Réplica y Dúplica

En la réplica formulada por el demandante se reiteraron los argumentos anteriores de éste, no habiendo hecho uso de la dúplica la entidad demandada conforme proveído de fs. 190 de obrados.

Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 25 de abril de 2016 (fs. 190), suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial y dispuso la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial correspondiente.

IV. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO.

Problemática Planteada.

En el caso de autos, el objeto de la presente controversia radica en determinar: 1) si existió una ilegal interpretación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por parte del SENAPI porque no realizó la consulta prejudicial en sede administrativa tal como lo establece la norma comunitaria; y 2) si el SENAPI actuó erróneamente al cancelar la marca “MAERSK SEALAND” de AP MOLLER MAERSK A/S” porque era notoriamente reconocida, o en su defecto procedía la cancelación de la misma por falta de uso.

Análisis y fundamentos legales aplicables al caso en concreto.

En virtud a los arts. 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, este Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto N° 158 de 06 de mayo de 2016 de fs. 192 a 194 de obrados, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, emitiendo este último Interpretación Prejudicial dentro del proceso signado 308-IP-2016 de 1 de diciembre de 2017 de fs. 199 a 216 de obrados, misma que de conformidad con lo dispuesto por el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, será aplicada en la emisión del presente fallo, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del art. 128 del Estatuto vigente.

IV.1. Ilegal interpretación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina porque el SENAPI no realizó la consulta prejudicial en sede administrativa.

Respecto a este punto; cabe señalar que, la solicitud de interpretación prejudicial referida por la parte demandante ignora el Capítulo III-“De la interpretación Prejudicial” del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que establece en su art. 122 lo siguiente: “Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso” (sic); por consiguiente, se advierte que las consultas en vía administrativa son únicamente facultativas y no obligatorias como establece el artículo descrito; además que hasta la emisión de la resolución de fondo; es decir, la Resolución Administrativa Nº 533/2014, no existían elementos que requieran de dicha interpretación y asimismo, debemos considerar que de acuerdo al principio de congruencia, no se puede aspirar la introducción de nuevas pretensiones recién en vía de recurso; por lo que, el SENAPI no advirtió motivo o sustento alguno para solicitar interpretación alguna en el presente caso, concluyéndose que la solicitud de la parte demandante respecto a una interpretación sobre cuestiones que no formaron parte de la Resolución de instancia (Resolución Administrativa Nº 533/2014 de 29 de diciembre), carece de total fundamento y de acuerdo al descrito art. 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no resulta evidente la supuesta ilegal interpretación de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por parte del SENAPI como erradamente reclama ahora en su demanda AP MOLLER MAERSK A/S (las negrillas son añadidas).

IV.2. Errada cancelación de la marca “MAERSK SEALAND” de AP MOLLER MAERSK A/S” porque era notoriamente reconocida, o en su defecto procedía la cancelación de la misma por falta de uso.

Previamente, sobre la aplicación de tratados internacionales en materia de propiedad industrial, corresponde establecer que el principio fundamental del Derecho Comunitario Andino, es el principio de la “Primacía del Ordenamiento Comunitario”, bajo el cual el ordenamiento comunitario andino goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros y respecto a las normas de derecho internacional, por lo que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, o entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero. En consecuencia la disposición normativa interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro que sea contraria a la norma comunitaria, dejará de aplicarse en el caso concreto.

De lo anterior, se infiere que en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros de la Comunidad Andina, al ser estos asimilados como normativa interna del país suscribiente, el Derecho Comunitario Andino conserva su preeminencia y aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno y de origen internacional de los países miembros, toda vez que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los países miembros, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina, por lo que no se encuentra subordinado al ordenamiento interno o de origen internacional de sus miembros, por tanto, los tratados internacionales que celebren los países miembros, no vinculan a la comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los países miembros y terceros países u organizaciones (las negrillas son añadidas).

Efectuadas las precedentes aclaraciones, e ingresando a considerar la notoriedad de la marca alegada por “AP MOLLER MAERSK A/S”; se advierte que bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros, debiendo interpretarse el art. 224 de forma sistemática con el art. 136 inc. h), a efecto de establecer que:

  1. En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que sean notoriamente conocido en cualquiera de los Países Miembros, frente a una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de los Países Miembros de un signo que sea susceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario.
  2. No se protege a los signos notoriamente conocidos en países extracomunitarios, cuando simplemente se argumente su notoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de un signo solo por el hecho que no se encuentre registrado o en trámite en el país miembro o en el extranjero.

No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible de configurarse actos de competencia desleal, por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el art. 225 de la Decisión 486, así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los arts. 137, 172 y 225 de la Decisión 486.

Bajo este entendimiento, y en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial, corresponde determinar si la marca “MAERSK SEALAND” era notoriamente conocida al momento de la presentación de la demanda de cancelación por falta de uso por parte de SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA SA, a cuyo efecto, se procederá a analizar las pruebas aportadas por AP MOLLER MAERSK A/S ante la instancia de revocatoria y jerárquica conforme memoriales de fs. 64 a 68 del Anexo 1 y de fs. 238 a 244 del Anexo 2; respectivamente y por adjuntada dicha documentación de acuerdo a los proveídos de fs. 77 del Anexo 1 y de fs. 245 del Anexo 2; respectivamente, de los antecedentes administrativos del proceso, debido a que la notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega (las negrillas son añadidas).

De la definición contenida en el art. 224 de la Decisión 486, se extrae que para que un signo sea considerado notorio, debe revestir las siguientes características:

Asimismo, el art. 228 de la Decisión 486, establece que: “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”

Ahora bien, la prueba presentada por el demandante mediante los memoriales ya mencionados (ver fs. 64 a 68 del Anexo 1 y fs. 238 a 244 del Anexo 2), los cuales nos remiten a los antecedentes administrativos cursantes en el “Expediente Nº 98552-C”, y consistiendo tales pruebas en grado de revocatoria: impresiones de la página web; fotografías impresas de fs. 37 a 55; 56 a 67, todas del Anexo 1; sin embargo, verificada la citada documentación se advierte que esta carece de fecha cierta al no contar con el respaldo de autoridad de fe pública alguna, por lo que no aportó elementos irrefutables que formen convicción dentro del proceso.

Asimismo, en cuanto al oficio remitido por la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana cursante a fs. 86 del Anexo 1; se evidencia que el mismo es claro al referir que no se involucra en las relaciones comerciales de los Despachantes o Agencias Despachantes de Aduanas, tampoco mantiene registro alguno de aquellas y carece de facultades para requerir dicha información, de mancera que la Cámara Nacional de Despachantes de Aduanas carece de elementos de convicción que le permitan suministrar la misma conforme los términos del requerimiento emitido; por consiguiente, dicho oficio no aportó elementos de convicción en el presente proceso respecto a la notoriedad de la marca “MAERSK SEALAND”.

Por último, respecto al certificado CERT-EST-JOLP-0450/15 de 19 de febrero de 2015 de fs. 88 a 89 del citado Anexo 1 emitido por FUNDAEMPRESA; cabe señalar que, el mismo acredita que la sociedad SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA SOCIEDAD ANÓNIMA se encuentra inscrita bajo la matrícula Nº 145343; sin embargo, de la revisión del citado certificado; se advierte que el mismo, no aporta elementos de convicción al objeto de la presente causa porque esta prueba se refiere sobre una acción de cancelación del signo MAERSK SEALAND, y no así del funcionamiento ni nada relacionado con la firma demandante, por lo que dicha prueba resulta impertinente respecto al objeto del caso de autos.

Continuando con el análisis de las pruebas presentadas en grado jerárquico, consisten en: copia legalizada de registro de marca MAERSK SEALAND, denominación con título Nº 9900 a fs. 121 del Anexo 2, emitido por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad con vencimiento en 12 de marzo de 2024 a nombre de AP MOLLER MAERSK A/S; en la cual se advierte que la titularidad de la marca MAERSK SEALAND, por parte del titular de la marca demandada, en la República de Ecuador; la revista referida a una empresa SEALAND de fs. 122 a 125 del Anexo 2, empero, no posee fecha cierta, además que no guarda relación con la marca objeto de la presente causa ni con la firma titular de la misma; por tanto no aportó elementos de convicción sobre el uso de la marca objeto de la demanda; también constan revistas en idioma extranjero de fs. 126 a 173 del citado Anexo 2, pero de la revisión de las mismas, se evidencia que están en idioma extranjero y no cuentan con la correspondiente traducción, por lo que, no cumplen con el art. 8 de la Decisión 486 que establece que los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano y en el caso que no fuese así, se debe acompañar la traducción simple en dicho idioma; aspecto que no fue cumplido por la parte ahora demandante, por lo que ante el incumplimiento del citado artículo, dicha prueba tampoco brindó los elementos de convicción necesarios dentro del proceso para demostrar el uso de la marca “MAERSK SEALAND”.

Asimismo, cursan dos notas de 3 y 31 de marzo de 2015 a fs. 174 y 175 del Anexo 2, donde refieren un listado de copias de bill of landind consignado a IMPORT EXPORT FIECRACKERS SRL, por un lado y a los señores Mario Fernández/IMPORT EXPOSRT FERMA, por otro; emitida por Belén Arce Importaciones con pie de firma Del Mar Shipping SRL y encabezado “MAERSK LINE”, en las que no se evidencia actos efectivos de comercio que emplee la marca objeto de la presente causa, sino únicamente figuran signos distintivos a la marca objeto de cancelación, además de no evidenciar vínculo alguno con la firma titular de la firma, por lo que tampoco aportaron elementos de convicción al SENAPI respecto al uso real y efectivo de la marca objeto de la causa.

Consta también una copia simple de Bill Of Landing, firmado por Del Mar Shipping de 30 de marzo de 2015; copia simple de un documento y folletos con referencia MAERSK GROUP (fs. 176 a 177; fs. 190 y fs. 225 a 230 del Anexo 2; respectivamente), donde se evidencia que tales pruebas se encuentran en idioma extranjero y no cuentan con la traducción debida, por lo que como ya se explicó, incumplieron lo establecido en el art. 8 de la Decisión 486 y dicha prueba no tiene vínculo alguno con el titular de la marca demandada y no posee fecha cierta, por lo que, no aportaron elementos de convicción dentro del presente proceso (las negrillas son añadidas).

De la prueba presentada, igualmente se adjuntan notas de referencia de cotización y copias de solicitud de las mismas de fs. 181 a 188 del Anexo 2, firmadas por Belén Arca C con rótulo MAERSK LINE y MAERSK SEALAND (ver fs. 181; fs. 185 y 188 del citado Anexo; respectivamente), en las cuales si bien aparece el signo MAERSK SEALAND; empero, dichas notas no cuentan con respaldo de autoridad competente que de fe pública, por lo que, no tienen fecha cierta, además que tratan únicamente a menciones de cotización, que no constituyen un acto de comercio alguno y tampoco se evidencia el vínculo con el titular de la marca demandada, por lo que no es una prueba idónea para aporte elementos de convicción respecto a la notoriedad de la marca que se analiza.

A fs. 189 del Anexo 2, cursa copia simple de la Licencia de Funcionamiento del Gobierno Municipal de La Paz, con fecha de vencimiento el 25 de febrero de 2006, que por ser una copia simple no constituye un indicio de prueba y al no contar con la legalización de autoridad de fe pública, no aporta elementos cierto de convicción y además que no se refiere ni al titular, ni a la marca objeto de la causa. Igualmente, de fs. 191 a 204; 205 a 210; 231 a 235 y 237 del Anexo referido, cursan: calendario 2014 con referencia MAERSK LINE; folleto que refiere la marca MAERSK SEALAND; sobres y una hoja con impresión reversa en idioma extranjero y un sobre con agenda de referencia 2005; respectivamente, pero de la revisión del citado elenco probatorio; se evidencia que, no cuentan con fecha cierta, ni refieren a la marca “MAERSK SEALAND” de AP MOLLER MAERSK A/S y tampoco evidencian actos de comercio, por lo que no aportan elementos de convicción ciertos dentro del proceso respecto a la marca mencionada.

Finalmente, cursa también un documento sin llenar de Bill of Landing con referencia a MAERSK SEALAND a fs. 236 del Anexo 2, sin embargo, tal prueba resulta inadmisible por ser una simple impresión sin el llenado de datos y firmas respectivas.

Por toda la prueba aportada en grado de revocatoria y jerárquico, detalladamente precedentemente; se advierte que la parte demandante no adjuntó prueba conforme la carga que le correspondía de acuerdo al art. 165 de la Decisión 486, puesto que no demostraron que se utilizó la marca “MAERSK SEALAND”, objeto de la presente demanda, en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inició la demanda de cancelación presentada por SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA SA (SEA LAND) por falta de uso en contra de la marca “MAERSK SEALAND”; y más aún porque AP MOLLER MAERSK A/S no demostró que la falta de uso se debió por fuerza mayor o caso fortuito, como lo establece el citado artículo (las negrillas son añadidas).

Asimismo, la prueba que adjuntó en la segunda instancia o grado jerárquico no aportaron elementos de convicción sobre el uso de la marca dentro del periodo de tres años anteriores a la interposición de la demanda, ya que el único documento con fecha cierta es el título de registro de fs. 120 a 121 del Anexo 2, empero, el mismo no constituye prueba de uso conforme el art. 165 de la Decisión 486; y la carga de la prueba le correspondía AP MOLLER MAERSK A/S como titular de la marca, quien al no haber aportado la prueba de forma oportuna dentro del trámite de primera instancia, incumplió con su carga tal como establecen los referidos arts. 165 y 167 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y la línea jurisprudencial del Tribunal Andino.

Consiguientemente, la presentación de la prueba ante ambas instancia (revocatoria y jerárquica) por la parte ahora demandante no acredita el carácter notorio de la marca; puesto que, uno de los elementos impuesto por el propio Tribunal Andino de Justicia, es precisamente que se demuestre la notoriedad de la marca al momento de la demanda de cancelación de marca, esto quiere decir que, debió acreditarse que la marca ostentaba su condición de notoria en la gestión 2014, toda vez que la interposición de la demanda de cancelación de marca data del 28 de mayo de 2014 conforme consta a fs. 15 del Anexo 1 del presente proceso, siendo necesario que las pruebas de notoriedad sean contemporáneas al momento en que deba probarse dicha calidad, ya que puede suceder que una marca que fue notoria para una época luego deje de serlo. En este sentido, el Tribunal Andino de Justicia en el proceso 41-IP-98 se ha pronunciado en los siguientes términos: “La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios, aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado.”

En consecuencia, las pruebas presentadas en grado de revocatoria y jerárquico por el sujeto pasivo con la finalidad de probar el carácter notorio de su marca, no acreditan tal extremo, en virtud a que las primeras no tienen fecha cierta y se refieren a otro aspecto ajeno al funcionamiento de la marca (objeto de la demanda), y las posteriores en grado jerárquico, no guardan relación con la marca objeto de la demanda, están en idioma extranjero, sin la traducción al castellano conforme la Decisión 486 y no demostraron el uso real y efectivo de la marca durante los tres años siguientes anteriores a la fecha en que se presentó la “demanda de cancelación de marca”; por lo que no pueden acreditar el carácter notorio de la marca al momento de la referida demanda interpuesta por SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA SA ante el SENAPI, pues no cuentan con fechas ciertas y no guardan relación con la marca que fue motivo de la demanda de cancelación de marca; asimismo, no se ha presentado mayor prueba en la que se pueda verificar alguno de los parámetros establecidos en el art. 228 de la Decisión 486, concluyéndose que AP MOLLER MAERKS A/S no ha acreditado la notoriedad o reconocimiento de su marca “MAERSK SEALAND”, por lo que, no corresponde ingresar a analizar el posible aprovechamiento del prestigio de la marca y/o confusión en el público en general que puedan producir la dilución de dicha marca (las negrillas son añadidas) y tampoco demostró el uso durante los tres años anteriores a la fecha de presentación de la demanda de cancelación de marca interpuesta por SEA LAND LOGISTICS BOLIVIA SA conforme el art. 165 de la Decisión 486; por lo que fue correcta la cancelación por falta de uso de la marca “MAERSK SEALAND” de AP MOLLER MAERSK A/S” durante el plazo establecido por el citado artículo, no siendo correcto el agravio que erradamente alega la parte demandante.

V. Conclusiones

Del análisis precedente, este Tribunal Supremo de Justicia concluye que el SENAPI, al pronunciarse a través de la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto de fs. 326 a 352 del Anexo 2 de antecedentes administrativos, no ha incurrido en conculcación de normas legales, limitándose a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.

POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el arts. 778 y 780 del CPC-1975, 2.2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia en única instancia, a nombre de la Ley y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 88 a 96 vta., presentada por Rodrigo Javier Garrón Bozo, en representación legal de AP MOLLER MAERSK A/S, contra el SENAPI; en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa DGE/CANC/J-Nº 177/2015 de 17 de agosto.

Devuélvanse los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, sea cumpliendo el procedimiento que corresponda.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.