TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA


Sentencia Nº 43

Sucre, 7 de mayo de 2018

Expediente                        : 317/2015-CA

Proceso                        : Contencioso Administrativo

Demandante        : NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA

               (Nissan Motor Co., Ltda.)

Demandado                : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI

Resolución Impugnada        : Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-160/2015

Magistrado Relator        : Dr. Esteban Miranda Terán


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co. Ltd.), impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio de 2015, emitida por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda contenciosa administrativa de fs. 83 a 89, la notificación a tercero interesado de fs. 91, la respuesta de la entidad demandada de fs. 72 a 80, la réplica de fs. 83 a 87, la dúplica de fs. 130 a 133, el Auto Supremo N° 174/2016 de 8 de junio, mediante la cual se formula interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA), fs. 141 a 143, la Interpretación Prejudicial emitida por TJCA de fs. 149 a 165, el decreto de Autos de fs. 169, los antecedentes, tanto jurisdiccionales como administrativos y;

I.- CONTENIDO DE LA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA:

El 3 de noviembre de 2015, la firma NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, “Nissan Motor Co. Ltda., a través de su apoderado, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio, bajo los siguientes argumentos:

Manifiesta que el 2 de julio  de 2012, sus mandantes solicitaron el registro de marca para el signo distintivo denominado “INFINITI" (Denominación y Diseño), para  proteger servicios comprendido en la clase 36 "servicios financieros incluyendo servicios de finanzas relacionados con automóviles, prestamos, arriendos y otros.

Argumenta que el SENAPI no consideró que en Colombia, la marca INFINITI clase 36 Registro N° 450107 a nombre de sus mandantes, coexiste pacíficamente con la marca INFINITE a nombre de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, manifiesta que lo propio sucede en Ecuador, donde sus mandantes tienen registrada la marca INFINITI clase 36 registro N° 3819-12 y la firma VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, tiene registrada la marca INFINITE; con lo que quedaría demostrada la pacífica coexistencia entre ambas marcas en el comercio financiero; asimismo, señala que, existe un acuerdo firmado exclusivo para el territorio de nuestro país donde ambas firmas se comprometen en crear acciones para evitar confusión al público consumidor y manifiestan expresamente la pacífica convivencia entre ambas marcas.

Solicita se realice la investigación sobre la finalidad de las marcas y sus productos en conflicto considerando los productos de la marca solicitante y de la marca registrada, haciendo referencia a los criterios establecidos por la doctrina con relación a la conexión competitiva respecto a la inclusión de los productos, canales de comercialización y similares medios de publicidad, concluyendo que no existe riesgo de confusión directa.

Que, acusa al SENAPI de omisión en el análisis al no referirse a la coexistencia de marcas, que de acuerdo a las prerrogativas que le faculta la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo, debió realizar la investigación de la verdad material para determinar lo justo en sus determinaciones, lo cual no sucedió y en ningún momento se pronunció sobre el acuerdo de coexistencia de marcas y los registros de marcas en los países miembros de la Comunidad Andina, para tener un mejor criterio sobre el caso en concreto y no así de forma mecánica y de memoria referirse a la doctrina y jurisprudencia andina y no aplicarla al caso concreto.

I.1. Petitorio.

Solicitó declarar probada la demanda, ”disponiendo revocar la Resolución Administrativa N° DGE/DENM/J-160/2015, de 21 de julio de 2015, dictada por la Directora General del SENAPI y consecuentemente las Resoluciones que le preceden dictadas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI”.

I.2. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

Que admitida la demanda mediante decreto de 3 de diciembre de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para contestar negativamente a la acción incoada en su contra, con los argumentos siguientes:

Haciendo cita de los artículos 150, 134 y 136 inc. a) de la Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que así no hubiera oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad, argumentos que le permiten fundamentar la respuesta, aludiendo asimismo la interpretación prejudicial del artículo 136 inc. a) de la Decisión 486 realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso 156-IP-2005, con cuyos antecedentes se refiere a la coexistencia de las marcas en Colombia y Ecuador, indicando que este argumento no es suficiente para determinar el registro de una marca, porque las decisiones del SENAPI se sustenta en principio de Autonomía de fallos, porque las decisiones emitidas son autónomas tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidos por la propia oficina.

Respecto a la carta de consentimiento suscrita entre NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA y VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION en la cual la segunda da su consentimiento al registro del signo NISSAN INFINITI, aclara que la referida documentación no se encuentra con las legalizaciones y traducciones respectivas, conforme dispone el artículo 1294 del Código Civil cuando se refiere a documentos celebrados en el extranjero.

Sobre la aplicación del principio de verdad material, señala que tiene límites en relación a las formas establecidas por la norma, así como los lineamientos del Tribunal Constitucional ha pronunciado sobre el tema, correspondiendo aplicar en tanto no afecte ningún derecho o garantía constitucional, establecido en las normas que rigen la materia.

Argumenta que, si bien se acusa que el SENAPI no analizó adecuadamente la finalidad de los signos en cuestión, bajo los criterios identificadores de la presencia de dicha conexión, tomando en cuenta que los productos pertenecen al mismo género, servicios financieros, clase 36, resultado del examen de las marcas enfrentadas, generan una impresión de semejanza en su escritura y fonética que puede crear confusión en los consumidores de los productos en mención, por lo que la marca solicitada no ofrece la distintividad necesaria frente a la registrada, para coexistir en el mercado de manera pacífica, concurriendo la causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136 literal a) de la Decisión 486 de la CAN.

I.2.1 Petitorio

Concluyendo su argumentación, solicitó que se dicte sentencia ”rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Jerárquica Nº  DGE/DEN/J- 160/2015, de 21 de julio”.

I.3. Réplica y Dúplica

En la réplica y dúplica formuladas por las partes se reiteraron los argumentos anteriores. Conforme la providencia de 16 de mayo de 2016, dispuso que previo a decreto de Autos para Sentencia, se solicite consulta prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad  Andina de Naciones, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial.

III.- ANTECEDENTES DEL PROCESO:

El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual “SENAPI”, a través de su Director de Propiedad Industrial, emitió la Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria-Nº 4/2015, de 5 de enero, por la que resolvió denegar la solicitud presentada por NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, por considerar que se hallaba inmersa en las causales de irregistrabilidad relativa establecida en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN en relación al registro de marca N° 74062-C INFINITE (Denominativa) de propiedad de VISA INTERNATIONALSERVICE ASSOCIATION.

Ante el recurso de revocatoria interpuesto por NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, el SENAPI, mediante Resolución Administrativa REV-SD-N° 28/2015, resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto, confirmando la Resolución Administrativa DPI/SD/denegatoria-Nº 4/2015, de 5 de enero.

Interpuesto el recurso jerárquico por NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA, a través de sus apoderada, el SENAPI mediante Resolución Administrativa Nº DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando de forma total la Resolución Administrativa REV-SD-Nº 28/2015, de 26 de febrero.

III.-FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO:

Que, reconocida la competencia de esta Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa, del Tribunal Supremo de Justicia, en previsión de los arts. 778 a 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC) y lo dispuesto por la Ley Nº 620 art. 2-2, tomando en cuenta que el proceso Contencioso Administrativo es un juicio de puro derecho dirigido a verificar la correcta aplicación de la Ley en los actos y resoluciones de la administración, en el caso por la AGIT, corresponde ingresar a la resolución de la causa.


III.1. Problemática planteada.

De la revisión de la demanda, respuesta y antecedentes contenidos en el expediente, se advierte que la problemática traída por el demandante se circunscribe a determinar, si la Resolución Administrativa Nº DGE/DEN/J-160/2015, lesiona los derechos de la empresa demandante, al no haber considerado a tiempo de rechazar el registro de su signo distintivo, la pacífica coexistencia entre las marcas INFINITI e INFINITE en el comercio financiero, concretamente en los países de Colombia y Ecuador, no existiendo riesgo de confusión, ni riesgo de asociación entre ambos distintivos, por lo cual la solicitud de registro solicitada no está dentro las causales de irregistrabilidad establecidas en el art. 136 literal a) de la Decisión 486.

III.2. Análisis y fundamentos legales aplicables al caso en concreto.

La Constitución Política del Estado, reconoce que las normas de derecho comunitario integran y son parte del bloque de constitucionalidad, es así que su artículo 410 párrafo II señala: “La constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y las normas de derecho comunitario, ratificados por el país (…)”.

En relación a la inexistencia de riesgo de confusión o asociación, entre el signo “INFINITI” (mixto), solicitado por Nissan Motor Co., Ltd., y la marca “INFINITE” (denominativa), registrada a favor de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, en sentido de que ambas marcas no compartirían canales de comercialización o similares, en el entendido de que la marca ya registrada “INFINITE”, está destinada al consumo personal del día a día, comida ropa, etc., y la marca solicitada de registrabilidad “INFINITI”, está destinada exclusivamente para el gremio automotriz en las instalaciones de NISSAN Motor Co. Ltd, a cuya pretensión se exige el análisis del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), que señala: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.” (sic).

Conforme lo advierte la norma citada, no corresponde la registrabilidad de un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, pues en ese entorno fáctico el signo se encuentra carente de aptitud distintiva. Al respecto, de revisión de la Interpretación Prejudicial 376-IP-2016, señala: “Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (sic).

En el contexto, corresponde examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza extrínseca, recurriendo a la semejanza fonética repetitiva de los sonidos de los signos en conflicto; advirtiéndose que el signo del cual se pretende su registrabilidad, “INFINITI”, cuenta con ocho letras, con una conformación silábica de cuatro sílabas, concluyendo el signo con la letra vocal “I”. Por su parte el signo “INFINITE” (Denominación), registrado en fecha 9 de agosto de 2009, cuenta con ocho letras, con una conformación silábica de cuatro sílabas, concluyendo el signo con la letra vocal “E”.

La unidad fonética de ambos signos, advierte que las vocales finales “I” y ”E” no son perceptibles fonéticamente en su tono, aspecto que muestra la semejanza de ambos signos, aspecto que puede inducir en el consumidor, riesgo de confusión indirecta.

Por otra parte, desde la óptica ortográfica, se advierte que el signo “INFINITI” cuenta con ocho letras, con una variación en la última vocal, por su parte el signo “INFINITE” cuenta con ocho letras, con una variación en la última vocal; a cuya vista se evidencia, que la secuencia de las sílabas es repetitiva en ambos signos y en relación a la longitud de cada palabra y el número de sílabas, evidenciándose que ambas se asemejan ortográficamente en su mesura y en su número de sílabas, aspecto que puede inducir a riesgo de confusión indirecta de ambos signos.

No obstante; de las semejanzas fonéticas y ortográficas que son evidentes en ambos signos y que fueron adecuadamente analizadas por la autoridad jerárquica, siguiendo el lineamiento del TJCA, que trazó las reglas para el cotejo de marcas en el proceso 376-IP-2016, resulta ineludible considerar que la empresa demandante Nissan Motor Co., Ltd., alegó en su demanda que el SENAPI no consideró su argumento de que en Colombia, la marca INFINITI clase 36 registro N° 450107, coexiste pacíficamente con la marca INFINITE clase 36 registro N° 209878 a nombre de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, asimismo manifestó que lo propio sucede en Ecuador donde sus mandantes tienen registrada la marca INFINITI clase 36 registro N° 3819-12 y la firma VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, tiene registrada la marca INFINITE, registro N° 744; demostrando de esa forma la pacífica coexistencia entre ambas marcas en el comercio financiero internacional; por otra parte señaló la existencia de un acuerdo firmado exclusivo para Bolivia, donde ambas firmas se comprometen en crear acciones para evitar confusión al público consumidor y señalando también la pacífica convivencia entre ambas marcas.

En relación a lo referido por el demandante, se advierte que la resolución jerárquica impugnada consideró la negación de la petición de revisión del acuerdo de pacífica convivencia suscrito entre ambas marcas, argumentando que los documentos celebrados en el extranjero deben estar debidamente legalizados para ser considerados en territorio nacional, mostrando que el documento presentado no reunía las condiciones de validez legal para ser considerado como auténtico, confiriendo una adecuada aplicación del art. 1294 del Código Civil, evidenciándose asimismo que la prueba presentada en demanda no cumple con el tenor del citado articulado.

Sin embargo, en relación al registro otorgado a INFINITI en Colombia y Ecuador y la pacífica convivencia entre ambas marcas, de revisión de la resolución jerárquica se evidencia que, la autoridad jerárquica omitió pronunciamiento alguno, limitándose a efectuar un examen entre los signos confrontados y la existencia de identidad o semejanza extrínseca, recurriendo a la comparación de semejanza fonética y semejanza ortográfica, sin entrar a efectuar un análisis sobre la coexistencia pacífica y de hecho, entre los signos en conflicto; al respecto debe incidirse que la figura de "coexistencia de hecho" , se produce cuando dos signos distintivos posiblemente confundibles, pese a identificar productos o servicios idénticos o similares, que han tenido una presencia simultánea de facto en un determinado mercado, sin que ello genere derechos, ni prueba de la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, ni remita como innecesario el análisis de registrabilidad correspondiente, más aún si se alegó que ambos denominativos han estado presentes en el mercado sin que hubiere problemas de confusión entre ambos signos.

En ese enfoque, el TJCA en el proceso 376-IP-2016 ha manifestado que “(…) la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad, (…). En consecuencia, se deberá establecer si los signos, coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en esta providencia con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o de asociación.” (sic).

Asimismo, el TJCA advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinarse la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir, aclarando que de tratarse de una simple similitud, el examen requerirá de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro; en cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables.

En ese marco, de revisión de antecedentes administrativos se advierte que la empresa ahora demandante, solicitó el registro de marca para el signo distintivo denominado “INFINITI" (Denominación y Diseño), para  proteger servicios comprendido en la clase 36 "servicios financieros incluyendo servicios de finanzas relacionados con automóviles, prestamos, arriendos, para contratar, compras a comisión, prestamos de hipoteca de casas, prestamos de capital operativo, arriendo de equipo, compra y venta de fianzas de bienes respaldados, e ingresos de contabilidad; ventas y avalúo de seguros; todos los servicios antes mencionados excluyen servicios de tarjetas de crédito; servicios de tarjetas de débito y servicios relacionados con pagos. Por otra parte, el signo “INFINITE” (Denominación), marca solicitada el 28 de septiembre de 1998 y registrada en fecha 9 de agosto de 2009, bajo Resolución Administrativa N° 4214/1999, y renovada, bajo el número 74062-C de 29 de enero de 2010, vigente hasta el año 2019, a favor de la firma VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, distingue dentro la clase 36 internacional los siguientes servicios: “Servicios Financieros”, destinada al consumo personal del día a día, comida ropa, etc.

Queda evidenciado, que la autoridad jerárquica limitó su análisis a las semejanzas fonéticas y gramaticales de ambos signos distintivos; dejando de lado, pese a estar advertida -por el recurrente en su recurso jerárquico- de la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, omitiendo dar respuesta a un argumento determinante expuesto por el recurrente, conforme lo ratifica los lineamientos expuestos por el TJCA, respecto a los alcances jurídicos de la figura de la "coexistencia de hecho", aspecto omitido por la autoridad jerárquica en el fallo impugnado

Del examen de la resolución jerárquica materia de impugnación se constata que dicha instancia impugnatoria omitió establecer los motivos, razones, de la no consideración de la coexistencia de hecho de ambos signos, evidenciándose la omisión de una clara explicación de aceptación o rechazo al planteamiento de coexistencia pacífica; toda vez de la inexistencia material de reclamo alguno por parte de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, deviniendo en consecuencia, en incongruencia omisiva; por consiguiente, la omisión de respuesta a dicha pretensión, en la decisión pronunciada por la resolución jerárquica, ciertamente conculca el derecho al debido proceso en su elemento de motivación y fundamentación, toda vez que la ausencia de respuesta al planteamiento de coexistencia pacífica exigía que la autoridad administrativa exponga los hechos y realice una minuciosa fundamentación legal, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, pues al contrario; esa autoridad al omitir realizar una correcta motivación, eliminó una parte estructural de la resolución, asumiendo una decisión de hecho y no de derecho, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que, el recurrente no pudo conocer cuáles son las razones fundadas del acto administrativo, incurriendo en omisión, que en el marco del debido proceso precisa ser corregida por la autoridad demandada.

En ese contexto, un acto es anulable cuando carece de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados, evidenciada la ausencia de debida fundamentación y motivación en las resolución jerárquica, hace que dicha resolución carezcan del requisito formal indispensable para alcanzar su fin, lesionando y vulnerando el debido proceso en su vertiente de debida fundamentación, debiendo dicho vicio ser subsanado previamente por la autoridad jerárquica.

Siendo atribución de este Tribunal, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que la ley le otorga, la modulación del alcance de su fallo, determinado el correcto o incorrecto análisis y fundamento de derecho en la aplicación de la provisión normativa en sede administrativa, en las cuales baso la autoridad jerárquica, concluye que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, al pronunciar la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio de 2015; interpretó y aplicó incorrectamente las normas legales citadas.

Por lo razonado, se concluye que la demanda Contenciosa Administrativa formulada por NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co., Ltda.), impugnando la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio de 2015, deviene en probada, al haberse demostrado que la resolución impugnada no consideró argumentos y fundamentos esenciales que requirieron ser analizados por la autoridad jerárquica.

POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución contenida en los arts. 4 y 6 de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, en virtud de los fundamentos expuestos, declara PROBADA la demanda de fs. 83 a 89, DEJANDO SIN EFECTO la Resolución Administrativa N° DGE/DEN/J-160/2015, de 21 de julio de 2015, inclusive; en consecuencia el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual deberá emitir nueva resolución jerárquica, tomando en cuenta los razonamientos expuestos en la presente sentencia.

Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal por la autoridad demandada, sea con nota de atención.

Esta Sentencia es dictada en la ciudad de Sucre, a los siete días del mes de mayo de dos mil dieciocho años.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.