TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 25

Sucre, 2 de abril de 2018


Expediente                                : 076/2015-CA

Proceso                                : Contencioso Administrativo

Demandante                : Compañía Industrial Altiplano S.A.

Demandado                        : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Impugnada        : DGE/OPO/J-N°286/2014, de 28 de agosto

Magistrada Relatora                : María Cristina Díaz Sosa


Pronunciada en el proceso Contencioso Administrativo seguido por Compañía Industrial Altiplano S.A., a través de su apoderado Domingo Sixto Salcedo Rada; impugnando la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- N°286/2014, de 28 de agosto de 2014, emitida por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

VISTOS: La demanda de fs. 59 a 73 vta., la respuesta de fs. 275 a 279; la Consulta Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN, de fs. 305 a 327, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada.

I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS  QUE DIERON ORIGEN A LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.

Dentro del Trámite de solicitud de registro de la marca “K-NINO” (mixta), clase internacional 05, para proteger: “Productos Veterinarios”, solicitada por Miguel Serrano Cronembold, se presentó demanda de oposición andina por parte de la Compañía Industrial Altiplano S.A., argumentando ser titular de dicha marca que se encuentra registrada en la República del Perú, bajo el certificado N° 001187918, en la clase 5; emitiéndose en consecuencia la Resolución Administrativa N° 005/2014, de 6 de enero, por la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI (fs. 14 a 20), mediante la que se resuelve declarar improcedente la demanda de oposición andina planteada por la Compañía Industrial Altiplano S.A., representada por Domingo Sixto Salcedo Rada, y consiguientemente conceder el registro de la marca “K-NINO” (mixta), en la clase 18 de la Clasificación de Niza, a nombre de Miguel Serrano Cronembold para proteger únicamente “Productos  veterinarios”, previo cumplimiento de los requisitos de ley.

Interpuesto Recurso de Revocatoria por la parte opositora (fs. 20 a 22 vta.), la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 79/2014, de 2 de abril, resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma Compañía Industrial Altiplano S.A., en consecuencia confirma en todas sus partes la Resolución Administrativa N° 005/2014, de 6 de enero.

Formulado recurso jerárquico por la parte opositora (fs. 30 a 33), mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N° 286/2014, de 28 de agosto (fs. 38 a 44), la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, resolvió rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Compañía Industrial Altiplano S.A., consiguientemente confirma totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 79/2014, de 2 de abril.

Resolución última contra la cual se formula la demanda Contenciosa Administrativa que ocupa a este Tribunal.

En el curso del proceso contencioso administrativo se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354. II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Se cumplió también con la citación a Miguel Serrano Cronembold, en calidad de tercero interesado.

Concluido el trámite, se decretó Autos para Sentencia, conforme se tiene de la resolución saliente a fs. 271; además de haberse procedido a la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dado que la problemática del caso implica la aplicación de normativa andina. 

II. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Demanda Contenciosa Administrativa.

Señala que el 16 de mayo de 2013, Miguel Serrano Cronembold se apersonó al SENAPI, solicitando el registro de la Marca “K-NINO” (mixta), clase internacional 05, siendo esta solicitud publicada en la GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, bajo el número de publicación 161948.

Señala que por memorial de 30 de agosto de 2013, la Compañía Industrial Altiplano S.A., se apersonó interponiendo demanda de oposición andina basado en los arts. 146 y 147 de la Decisión 486, en contra del registro de la marca “K-NINO” (mixta), clase internacional 05, manifestando que es legítimo propietario de la marca “K-NINO en la clase internacional 05, bajo certificación de inscripción Nº 00117918 del INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PERÚ (INDECOPI)” y que la marca solicitada por Miguel Serrano Cronembold incurre en las prohibiciones de los arts. 135 lit. b), art. 136. lit. a) y f) de la Decisión 486 por generar riesgo de confusión indirecta.

Manifiesta que contestada la demanda de oposición y corridos los trámites de Ley, la oposición fue resuelta mediante Resolución Administrativa Nº 005/2014 Expediente Nº 161948, que declara IMPROCEDENTE la demanda de oposición y Concede la solicitud de registro de la marca K-NINO (mixta), clase internacional 18 a Miguel Serrano Cronembold, dicha resolución fue impugnada por la Compañía Altiplano S.A. a través de los recursos de Revocatoria y Jerárquico, siendo rechazados en ambas oportunidades.

La Compañía Industrial Altiplano S.A. acusa que la autoridad demandada realizó una interpretación subjetiva del art. 147 de la decisión 486  al considerar que la oposición formulada en base al registro de la marca “K-NINO” (denominación y diseño) clase internacional 05, registrada en Perú, debe reunir dos requisitos que no se encuentran  insertos en la norma señalada, los cuales son: a) la identidad de la marca y b) la identidad de productos, en relación al registro original en el país de origen (Perú).

Denuncia que el SENAPI, actuó con parcialidad emitiendo criterios contrarios a la legalidad, ya que en un anterior caso sometido a su conocimiento, se manifestó una posición distinta a la actual, pese a estar frente a una misma situación, con las mismas partes, violando de esta manera la sana crítica y la razonabilidad suficiente, dejando a su representada en una situación de inseguridad jurídica y produciendo una violación al debido proceso.

Manifiesta que la autoridad demandada no consideró la jurisprudencia andina que sustenta que no es necesaria la existencia de una marca idéntica y que la finalidad de la oposición andina es proteger al consumidor de un error o confusión directa o indirecta en relación tanto al origen empresarial como a la conexión competitiva.



Respuesta de la entidad demandada (SENAPI)

Admitida la demanda mediante resolución de 15 de abril de 2015 cursante a fs. 77, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercero interesado, quienes fueron legamente citados; apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, quien previo relato de los antecedentes del caso, responde negativamente a la demanda incoada, bajo los siguientes fundamentos:

En cuanto a los presuntos requisitos extralegales exigidos por el SENAPI para acreditar el interés real, la entidad demandada refiere que todos los fallos emitidos por dicha institución, se encuentran acordes y sujetos a la Decisión N° 486 y sus respectivas interpretaciones prejudiciales, como ocurrió en el caso, por lo que se rechaza lo manifestado por el demandante respecto a una incorrecta interpretación de la norma.

En ese sentido, señala que la resolución recurrida en su página 5, hizo mención al proceso 68-IP-2010, que de manera clara señala que el interés real debe considerarse acreditado con el sólo acompañamiento de la solicitud de registro de una marca idéntica a la marca que sirvió de base para la oposición andina y para distinguir los mismos productos y servicios.

Respecto a la acreditación del interés real, citando lo señalado por el art. 147 de la Decisión N° 486, refiere que tal interés se acredita mediante la solicitud de registro de la marca que se encuentra registrada en algún país miembro y no así en un signo similar o semejante; sin embargo, en el caso si bien ambos refieren al signo “K-NINO” (mixta), empero los productos que el signo solicitado pretende proteger en la base de datos del SENAPI, son disímiles a los que la marca registrada “K-NINO” (base de la oposición) protege o ampara, por lo que el opositor no habría cumplido con los requisitos establecidos por la norma comunitaria andina que rige la materia. En cuanto a la cita del proceso de oposición N° 154457 sustanciado también en el SENAPI, refiere que se tratan de casos con distintas características, citando posteriormente lo señalado en el proceso 110-IP-2008, respecto a la autonomía de las oficinas nacionales competentes.

Concluye solicitando se dicte Sentencia declarando improbada la demanda interpuesta  y plenamente vigente la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- N° 286/2014 de 28 de agosto.

En la réplica y dúplica se reiteraron los argumentos tanto de la demanda como de la contestación. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 11 de septiembre de 2015 cursante a fs. 296, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso para efectivizar la misma, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asimismo, es necesario aclarar que se cumplió con la citación del tercero interesado, Sr. Miguel Serrano Cronembold (fs. 120), quien no se apersonó al proceso.

III. INTERPRETACION PREJUDICIAL.

En merito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, que facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares. Es así que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Oficio 01/2015 de 17 de noviembre, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los arts. 135 literal b), art. 136 literal f) y art. 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 076/2015-CA, trámite de Interpretación Prejudicial que fue admitido mediante Auto de 15 de marzo de 2016, como proceso N° 662-IP-2015 y absuelto mediante Resolución de Interpretación Judicial de fecha 24 de noviembre de 2016 emitido por ese Tribunal Andino, que cursa de fs. 280 a 299 de obrados.

IV. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el caso concreto, se advierte que la controversia radica en determinar si la Resolución Jerárquica impugnada, vulneró la  disposición contenida en el literal a) del art. 136 y art. 147 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; es decir, la interpretación sobre la prohibición de registro de signos idénticos o semejantes a una marca anteriormente solicitada para registro por un tercero y sobre el legítimo interés con el que debe contar el oponente para presentar una oposición en el país.

V. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA.

La competencia de ésta Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera para la resolución de este tipo de controversias, se sustenta en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014 en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC), la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil) y tomando en cuenta la naturaleza del proceso Contencioso Administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por el SENAPI en sede administrativa.

En ese contexto referir que, el procedimiento Contencioso Administrativo, se constituye garantía formal que ampara al sujeto administrado, redimiéndolo de la discrecionalidad y arbitrariedad de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra aquellos actos de la administración pública que le resultaren gravosos, con el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados, buscándose ese fin precisamente con la interposición del proceso Contencioso Administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

Estando definida la competencia de este Tribunal y analizados los antecedentes administrativos del caso, los fundamentos esgrimidos por las partes, es posible establecer:

En primer lugar y respetando las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad del Estado, reconociendo la supranacionalidad de los instrumentos internacionales, cabe resaltar que el Estado Plurinacional de Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, y al formar parte de este, se somete a la jurisdicción y normativa vigente del Tribunal Andino, tal como refiere los arts. 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.  Por lo tanto, las normas que deriven del referido Tribunal son aplicables en nuestro país, tanto la Decisión 40 de la Comunidad Andina, anteriormente vigente, como la Decisión 578 del mismo organismo, vigente a partir del 1 de enero de 2005.

Por su parte, el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obliga al Juez Consultante al momento de emitir el fallo en el proceso interno, a adoptar la interpretación prejudicial. Dispone también dar cumplimiento al tercer párrafo del art. 128 del Estatuto del Tribunal.

A su vez, el art. 410. II de la CPE reconoce dichas normas que forman parte del bloque de constitucionalidad; en ese marco se colige que para resolver una controversia en el Régimen de Propiedad Intelectual, es aplicable en forma preferente y directa la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Justicia de conformidad a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y primacía contenidos en los arts. 2, 3 y 4 y la obligatoriedad dispuesta en el art. 35 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El objeto de controversia en el caso en cuestión recae en determinar si para la acreditación del interés real del opositor en el mercado del país miembro donde se interponga ésta oposición andina con base en la titularidad de una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros, es requisito indispensable que deba existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, tanto en el acreditado mediante el certificado de registro sobre titularidad, cuanto de los comprendidos en el trámite de solicitud de registro en el que se formula la oposición.

Al respecto, si bien a primera vista el problema expuesto no acarrearía mayor complejidad debido a que para su respuesta simplemente bastaría con remitirnos a lo señalado en el art. 147 de la Decisión 486 de la CAN, que regula la simple presentación de la solicitud de registro de manera simultánea a la formulación de la oposición como el acto que materializaría el interés real del opositor en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina, lo que daría a entender que con la sola presentación de la solicitud de registro presentada en forma simultánea a la oposición andina, se habría cumplido con acreditar el interés real; es claro que tal conclusión no resulta del todo evidente, conforme se explica a continuación.

El art. 146 de la Decisión 486 de la CAN establece el derecho a presentar oposición andina para quien o quienes teniendo interés legítimo puedan hacerlo de manera fundamentada a efectos de desvirtuar el registro de la marca solicitada en un país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). A su vez, el art. 147 de la disposición anotada, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando  el principio de territorialidad en el derecho de marcas, habilitando de esa forma la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas idénticas o similares para productos o servicios concedidos en los demás países miembros; es decir, que para el ejercicio de la oposición andina es necesario que el opositor: 1) Haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los países miembros; o, 2) Sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los países miembros. En cualquiera de los casos, el opositor debe acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la solicitud de inscripción de marca, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro; conforme la norma citada.

Comprendiendo que en el caso concreto, la oposición andina presentada por la Compañía Industrial Altiplano S.A. tiene como base la titularidad de una marca registrada con anterioridad en la República del Perú, conforme al Certificado 000117918 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú (INDECOPI); por lo que la labor de este Tribunal se concentrará en tal cuestión.

Bajo tal precisión, debemos señalar que los efectos de la oposición andina formulada sobre la base de una marca previamente registrada en cualquiera de los países miembros, es el de impedir el registro del signo solicitado, en virtud al trámite previsto en los arts. 148 al 150 de la Decisión 486 de la CAN; sin embargo, aún acreditada la titularidad del signo por el interesado, no quiere decir que la autoridad competente que deba resolver la oposición tenga que rechazar ipso facto el signo observado, puesto que aún debe determinar la registrabilidad de la marca solicitada, sea por identidad o similitud (similitud denominativa, fonética, ortográfica, conceptual, gráfica), además de establecer si la oposición y/o causa de irregistrabilidad es para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación, conforme se tiene establecido en el art. 136 inciso a) de la Decisión 486 de la CAN.

Debe quedar anotado que, cualquiera sea la base de la oposición andina, el propósito de la norma en cuestión es evitar que el uso de la marca pueda inducir al público en error, así se tiene establecido en el art. 147 de la norma citada, ya que la marca es una herramienta que contribuye a que el público consumidor pueda diferenciar los productos y/o servicios ofrecidos por diversos competidores en el mercado, estableciendo así un vínculo entre el producto y/o servicio, su calidad y su origen empresarial, de modo que, inclusive antes que el derecho del titular de la marca registrada, debe prevalecer sobre todo el interés del público consumidor, evitando que se le induzca a error por la presencia de dos marcas similares y destinadas a amparar productos de la misma clase o de marcas conexas en el mercado; por ello es que se tiene establecido en el inciso a) del art. 136 de la Decisión 486 de la CAN, que “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación…”(sic.).

Nótese que es causa de irregistrabilidad de acuerdo a la norma anotada, no necesariamente el que se trate de los mismos productos o servicios registrados por un tercero, sino también “productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; y es que por ello mismo el segundo párrafo del art. 151 de la Declaración 486 de la CAN, refiere “…Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente”; por lo que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca idéntica a la anteriormente registrada en otro país miembro, sino que bastaría presentar la solicitud de registro de marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina, es decir que la solicitud de registro de marca presentada conserve las características esenciales y distintivas del signo registrado en el otro país miembro.

Cabe aclarar que los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el que se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen, precisando al respecto que, la coincidencia no debe entenderse como identidad de productos bajo una misma clase de la clasificación internacional de Niza, ya que como quedó anotado en el párrafo precedente, la inclusión de productos y/o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis; en ese sentido, debe acudirse al principio de la especialidad y en consecuencia analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que con ello se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, que se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como tampoco prueba que la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, sean diferentes.

En este punto es importante anotar lo referido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial relacionado al presente proceso 662-IP-2015, que señala como criterios a tomar en cuenta para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios; b) La complementariedad de los productos o servicios; c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza; d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

En consecuencia, a fin de evaluar el riesgo de confusión se debe tomar en cuenta tanto la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, bajo las reglas anotadas en la interpretación prejudicial señalada, así como la identidad o conexión competitiva entre los productos o servicios que los signos distinguen; para ello la autoridad competente tiene que determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente registrado en otro país miembro, así como en cuanto a los productos que se pretende distinguir; todo con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real del mercando en el país miembro donde se interpone la oposición, que evidentemente se encuentra materializado a través de la presentación de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición.

Bajo ese marco, revisados los antecedentes del caso en cuestión se advierte que la autoridad demandada en la Resolución DGE/OPO/J-N°286/2014, de 28 de agosto, resolvió rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma Compañía Industrial Altiplano S.A. y consiguientemente confirmar totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 79/2014, de 2 de abril, emitida en vía de Recurso de Revocatoria, manteniendo por lo tanto firme la decisión comprendida en la Resolución Administrativa N° 005/2014, de 6 de enero, emitida por la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI; todo bajo la conclusión de que el opositor no habría acreditado el interés real debido a que la oposición presentada bajo la marca “K-NINO” (mixta) conforme al certificado N° 00117918 otorgada por el INDECOPI del Perú, se encuentra dentro de la clase internacional 05, que protege los productos de “Insecticidas, para la eliminación de roedores dañinos, pulgas, sarna, piojos para el agro y el hogar, fungicidas, herbicidas”; en cambio la solicitud de registro del signo que se pretende proteger, “K-NINO” (mixta), con SM-200366-2013 de 30 de agosto de 2013, pretende proteger productos dentro de la clase internacional 05 “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; empastes, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; productos veterinarios y demás comprendidos en la clase internacional 05”; por lo que no se habría cumplido con los requisitos establecidos en el art. 147 de la Decisión 486 de la CAN para acreditar el interés real.

Lo resuelto por la entidad demandada, refleja evidentemente una errónea interpretación de lo dispuesto en el art. 147 de la Decisión 486 de la CAN para acreditar el interés real, debido a que, conforme a los fundamentos arriba expuestos, la materialización de dicho interés real por el opositor andino, sólo se evidencia con la presentación de la solicitud de registro de manera conjunta a la oposición formulada, debiendo corresponder a la entidad competente, en el caso al SENAPI, establecer si la solicitud presentada cumple los requisitos de registrabilidad en base a los criterios arriba expuestos, es decir, realizar el cotejo de los signos en conflicto, de acuerdo a las reglas señaladas en la interpretación prejudicial del proceso 662-IP-2015 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Punto 2, Pág. 8), determinando cual es el elemento predominante en el caso (denominativo o gráfico), para establecer si existe identidad o semejanza, luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta que la similitud entre los dos signos puede ser denominativa, fonética, ortográfica, conceptual o ideológica, o gráfica, por lo que debe analizarse el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esa forma se pueda establecer la posibilidad  error o confusión en el público consumidor.

En la causa, la autoridad demandada, al igual que sus precedentes, se limitó a rechazar la oposición formulada por la empresa ahora demandante, señalando que no acreditó interés real, concediendo con ello el registro de la marca “K-NINO” (mixta) a Miguel Serrano Cronembold, basado simplemente en el hecho de que los productos que el signo solicitado pretende proteger en la base del SENAPI, son disímiles a los que la marca registrada “K-NINO” (mixta) (base de la oposición) protege o ampara, al encontrarse en clases distintas, matizando así que la oposición andina debería proteger sólo la marca idéntica y para los mismos productos comprendidos en la misma clase internacional, en una errónea interpretación del art. 147 de la norma tantas veces citada; sin considerar, en tal decisión, que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase internacional no demuestra su semejanza, así como tampoco prueba que sean diferentes la ubicación de los productos en clases distintas, como se concluyó precedentemente, conforme se desprende del segundo párrafo del art. 151 de la Decisión 486 de la CAN.

Por otra parte, se debe dejar establecido que no resulta razonable que bajo el principio de autonomía o independencia de las decisiones, la entidad demandada se aparte de razonamientos expuestos en casos precedentes por otra oficinas de registro marcario, cuando es obligación de dicha instancia administrativa fundamentar sus decisiones en el marco de la ley, considerando a tal efecto también lo resuelto en fallos anteriores, y de apartarse de la línea establecida por sus instancias, establecer un razonamiento jurídico lógico depara tal decisión, garantizando de esa manera el principio de seguridad jurídica para los administrados.

No obstante lo señalado y pese al planteamiento que realiza el Tribunal Constitucional en las SC 0090/2006, de 17 de noviembre, el cual transcribe en su parte pertinente el demandante, que conceptúa al proceso contencioso administrativo ya no como una simple instancia de revisión de actos administrativos previos, sino como una instancia en la que se obtenga justicia frente a cualquier comportamiento ilícito de la administración, formulando así la hipótesis de que la pretensión desplazaría al acto administrativo como elemento determinante de la legitimación; este Tribunal considera para el caso, que no corresponde a esta instancia el “denegar la solicitud de registro de la marca “K-NINO” (Mixta) Clase Internacional 18 solicitada por Miguel Serrano Cronembold”, como pide concretamente la parte actora en el inc. b) de su petitorio; dado que tal determinación aún se encuentra sujeta a un examen previo a desplegar por la instancia administrativa competente, para determinar si existe identidad o semejanza entre los signos objeto de controversia y si ello es capaz de generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, conforme los fundamentos arriba expuestos, lo que una vez resuelto, habilitará a las partes en conflicto hacer uso de los recursos administrativos que correspondan, en el marco del derecho a la justicia y dentro de éste el de impugnar las decisiones, conforme las previsiones comprendidas en los arts. 115.II, 117.I y 119.II de la Constitución Política del Estado.

Por lo relacionado, se concluye que los argumentos vertidos en la demanda contenciosa administrativa resultan fundados en cuanto a la evidente errónea interpretación del art. 147 de la Decisión 486 de la CAN, conforme los fundamentos ya anotados ut supra, por lo que corresponde a este Tribunal corregir dicho error dejando sin efecto la Resolución Jerárquica impugnada al igual que sus precedentes.

POR TANTO: La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando PROBADA en parte la demanda Contencioso Administrativa de fs. 59 a 73 vta. presentada por la Compañía Industrial Altiplano S.A., representada legalmente por Domingo Sixto Salcedo Rada, en consecuencia se deja sin efecto la Resolución de Recurso Jerárquico DGE/OPO/J-N°286/2014, de 28 de agosto, pronunciada por la Dirección General Ejecutiva del Servicio de Propiedad Intelectual (SENAPI), así como la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-N° 79/2014, de 2 de abril, y la Resolución Administrativa N° 005/2014, de 6 de enero, emitidas por la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, debiendo ésta última emitir nueva resolución tomando en cuenta los fundamentos expuestos en la presente Sentencia. Asimismo, se declara Improbada la demanda respecto al inc. b) del petitorio; toda vez que, no corresponde a éste Tribunal el DENEGAR una solicitud de registro de marca, siendo esta una facultad exclusiva del SENAPI.

Procédase a la devolución al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, de los antecedentes administrativos remitidos a éste Tribunal.

Regístrese, notifíquese y tómese razón.