TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 06

Sucre, 25 de enero de 2018

I. Datos del Proceso.


Expediente                                : 120/2016-CA

Proceso                                : Contencioso Administrativo

Demandante                : SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

                                           representada legalmente Dra. Luz Mónica

                                                 Rivero de Rocabado

Demandado                        : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

                                                 representada por Jhilda Gabriela Murillo Zarate

Tercer Interesado                : THE COCA-COLA COMPANY representada

                                                 legalmente por Pilar Soruco Etcheverry

Resolución Impugnada        : Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre

Magistrada Relatora                : María Cristina Díaz Sosa


II. VISTOS. La demanda de fs. 137 a 149., la respuesta de fs. 151 a 157.; la Consulta Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN, de fs. 196 a 213, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada; y


III. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Contenido de la Demanda

El 1 de junio de 2016, la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., representada legalmente por Luz Mónica Rivero de Rocabado interpone demanda Contencioso Administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre, bajo los siguientes argumentos:

Que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual no observó los precedentes administrativos obligatorios identificados en los expedientes Nº 170864 y 170865 de las marcas “PIL PURA VIDA” , por existir diferencias entre la etiqueta y la leyenda, en los cuales, optó por anular obrados reencausándolos conforme dispone el art. 144 de la Decisión Nº 486, para así permitir a su representada subsanar el desfasaje entre la etiqueta y la leyenda y enmendar el error en la marca, inaplicado de esta manera el principio de igualdad y equidad, afectando la seguridad jurídica y el debido proceso.

Que Nestlé tenia registrada la marca “PUREZA VITAL” bajo el número de registro Nº 77798-C, cuya solicitud data de 19 de febrero de 1999, misma que se mantuvo vigente hasta la presentación de una demanda de cancelación por parte de THE COCA-COLA COMPANY, para esa oportunidad la marca “VITAL” de THE COCA-COLA COMPANY había sido concedida el 2 de junio de 1993 y ante la solicitud de NESTLÉ no existido ningún pronunciamiento como ocurriría en el presente caso en sentido de que las marcas ingresarían en un riesgo de confusión, cuando la verdad material de los hechos darían cuenta que las marcas señaladas convivieron pacíficamente por más de 10 años, en la misma Clase y en la protección de los mismos productos, sin configurarse ningún riesgo de confusión en los consumidores o peligro de asociación.

Que el derecho preferente a solicitar registro de la marca que se canceló pertenece a quien ejerció la acción de cancelación; sin embargo, si el titular de dicho derecho no lo ejerce en tiempo y forma establecidos, el signo cancelado queda a disponibilidad para quien primero lo solicite, así THE COCA-COLA COMPANY a momento de la emisión de la Resolución Administrativa de 27 de abril de 2014, no presentó en las fechas previstas solicitud alguna de registro de la marca cancelada, ejerciendo el señalado derecho preferente conforme el art. 168 de la Decisión Nº 486, contando NESTLÉ nuevamente con el derecho para solicitar el registro.


Que la marca “NESTLÉ PUREZA VITAL” es una marca mundialmente notoria al igual que su fabricante y que la familia de marcas PUREZA VITAL, PURA VIDA Y PURE LIFE pertenecen y seria asociada a la empresa SOCIÑÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., precisando que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual lo que denegó fue la posibilidad de la convivencia entre la marca “NESTLE PUREZA VITAL” y la marca “VITAL” pretendiendo la convivencia de las mismas, como ocurrió en Bolivia y en el mundo.

Que el interés legítimo de su mandante para el registro y uso de dicha marca persistirían y prueba de ello sería toda la publicidad y el reconocimiento de la empresa señalada, por lo que mal podría considerarse como una marca abandonada y en desuso.

Concluye su demanda solicitando declarar probada la demanda y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Administrativa PDI/OPO/J-nº 256/2015 de 10 de noviembre que confirmó la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-Nº 111/2015 y la Resolución Administrativa N 154/2015, disponiendo en definitiva se anulen obrados hasta la publicación de solicitud de la marca solicitada, inclusive para que se modifique la solicitud de registro de marca, cumpliendo con los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, en el llenado de formularios y expresión de los conceptos que deben ser incluidos por el correcto examen de forma de la solicitud de registro de marca, desarrollando el procedimiento administrativo que corresponda a la publicación de la solicitud y etapas subsiguientes, sea con las formalidades de Ley.


Respuesta de la entidad demandada (SENAPI)

Admitida la demanda mediante resolución de 9 de junio de 2016 cursante a fs. 99, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercero interesado, quienes fueron legamente citados; apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, quien previo relato de los antecedentes del caso, responde negativamente a la demanda incoada, bajo los siguientes fundamentos:

Sobre el supuesto precedente administrativo, se advertiría que en el formulario de solicitud de registro de signo distintivo, la parte solicitante refirió: “El diseño consiste de un fondo de color celeste sobre el cual se ubica en la parte superior de un ovalo de fondo azul, borde blanco y en la parte inferior olas blancas y celestes. Al medio de dicho óvalo se ubica el nombre del titular NESTLE escrita en letra de imprenta blanca, la cual no reivindicamos. Por debajo sobre un resplandor que simula ser una luz blanca se ubica un banderín celeste sobre el cual es escrita la marca PUREZA VITAL en letra de imprenta, estilizada y de color blanco. Por debajo se ubica el diseño estilizado de color fucsia y brillo blanco de un hombre, niño y mujer con los brazos extendidos y cuyas cabezas se encuentran despegadas del cuerpo.”. Por otro lado de los procesos referidos expedientes 170864 y 170865 los cuales fueron objeto de un análisis autónomo e independiente, la autoridad administrativa advirtió que de la revisión de tales solicitudes se encontró que se incorporó un elemento denominativo que prevalecería en el conjunto por su posición y tamaño en cual no sería reivindicado, por cuanto debería presentarse un nuevo juego de formularios a fin de no causar indefensión a terceros, concluyéndose por ello que los procesos referidos fueron objeto de un estudio independiente a la presente.

En cuanto a la supuesta coexistencia de hecho, refirió que la autoridad competente debe realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no hubiese sido presentadas oposiciones, analizando si el mismo cumpliría con todos los requisitos establecidos en el art. 134 y determinando si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los arts. 135 y 136 del a Decisión 486.

Que sobre la notoriedad de la marca, expresó que de la revisión y análisis del proceso de oposición a la solicitud de registro del signo “PUREZA VITAL” se advertiría que la parte demandante no habría presentado prueba alguna, que demuestre que el signo solicitado sea considerado como una marca de prestigio y notoriamente conocida.

Que sobre la familia de marcas expreso que en atención a la jurisprudencia andina emitida dentro del proceso 107-IP-2010 y 205-IP-2014 se debe tomar en cuenta que los parámetros para considerar una familia de marcas es que las mismas posean un rasgo distintivo común, para que de esa manera el consumidor medio pueda asociarlas y por consiguiente pueda establecer su origen común, empero la parte contraria señalaría los termino es PUREZ<A-PARA-PURE, los cuales no pueden ser tomados como un rasgo distintivo común al ser términos disimiles entre sí.

Finalmente, solicitó que se dicte Sentencia rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre.

       

En la réplica y dúplica se reiteraron los argumentos tanto de la demanda como de la contestación. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 11 de septiembre de 2015 cursante a fs. 296, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso para efectivizar la misma, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Asimismo, es necesario aclarar que se cumplió con la citación del tercero interesado, Sr. Miguel Serrano Cronembold (fs. 112), quien no se apersonó al proceso.

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

En merito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, que facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares. Es así que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Oficio 08/2016 de 29 de febrero, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los arts. 135 literal b), art. 136 literal f) y art. 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 078/2015-CA, trámite de Interpretación Prejudicial que fue admitido mediante Auto de 15 de marzo de 2016, como proceso N° 664-IP-2015 y absuelto mediante Resolución de Interpretación Judicial de fecha 13 de octubre de 2016 emitido por ese Tribunal Andino, que cursa de fs. 305 a 327 de obrados.


V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Resolución Administrativa

Dentro del trámite de Oposición Andina, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Intelectual, emitió la Resolución Administrativa Nº 154/2015 de 20 de abril, por la que resolvió declarar probada la demanda de oposición presentada por la firma THE COCA-COLA COMPANY, representada legalmente por Pilar Soruco Etcheverry y denegar el registro de la marca “PUREZA VITAL” (mixta) que pretende proteger productos dentro de la clase internacional 32 a nombre de la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., representada legalmente por Alejandra Bernal Mercado.

Resolución del Recurso de Revocatoria

Ante el Recurso de Revocatoria interpuesto por la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., en fecha 21 de mayo de 2015, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 111/2015 de 19 de junio, resolvió rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto, confirmando en todas sus partes la Resolución Administrativa Nº 154/2015 de 20 de abril.

Resolución del Recurso Jerárquico

Interpuesto el Recurso Jerárquico por Luz Mónica Rivero de Rocabado en representación legal de la firma SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre, resolvió rechazar el Recurso Jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 111/2015 de 19 de junio, bajo el fundamento siguiente: “…denegar el registro del signo referido por encontrarse inmerso dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486; asimismo de todo el análisis realizado en grado jerárquico se colige que la parte recurrente no logró enervar los fundamentos de fondo considerados en las resoluciones de primera instancia por cuanto corresponde ratificar el fallo emitido…”.

Resolución última contra la cual se formula la demanda Contenciosa Administrativa que ocupa a este Tribunal.

En el curso del proceso Contencioso Administrativo se dio cumplimiento al procedimiento de puro derecho señalado por los arts. 781 y 354. II y III del Código de Procedimiento Civil (CPC).

Se cumplió también con la citación a The Coca Cola Company, en calidad de tercero interesado.

Concluido el trámite, se decretó Autos para Sentencia, conforme se tiene de la resolución saliente a fs. 188; además de haberse procedido a la solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando la interpretación prejudicial de los arts. 134, 135.a), b), j) 136.a), d), 148, 150, 168, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias; toda vez que, la problemática del caso implica la aplicación de normativa andina.


VI. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el caso concreto, se advierte que la controversia radica en:

Determinar si el precedente administrativo citado por el demandante genera un efecto vinculante y obligatorio, respecto a la anulación de obrados de oficio que debió realizar el SENAPI al existir un desfase entre la etiqueta y la leyenda de la marca solicitada, violando de esta manera el principio de igualdad entre los administrados y la seguridad jurídica.


Establecer si en el presente caso son aplicables los conceptos relacionados a la coexistencia de hecho, notoriedad de la marca y la familia de marcas a las que hace mención SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.


VII. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE AL CASO

Una vez reconocida la competencia de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera para la resolución de este tipo de controversias, en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014 en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil) y tomando en cuenta la naturaleza del proceso Contencioso Administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por el SENAPI en sede administrativa.


En ese contexto referir que, el procedimiento Contencioso Administrativo, se constituye garantía formal que ampara al sujeto administrado, redimiéndolo de la discrecionalidad y arbitrariedad de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra aquellos actos de la administración pública que le resultaren gravosos, con el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados, buscándose ese fin precisamente con la interposición del proceso Contencioso Administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


VIII. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En primer lugar y respetando las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad del Estado, reconociendo la supranacionalidad de los instrumentos internacionales, cabe resaltar que el Estado Plurinacional de Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, y al formar parte de este, se somete a la Jurisdicción y normativa vigente del Tribunal Andino, tal como refiere los arts. 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.  Por lo tanto, las normas que deriven del referido Tribunal son aplicables en nuestro país, tanto la Decisión 40 de la Comunidad Andina, anteriormente vigente, como la Decisión 578 del mismo organismo, vigente a partir del 1 de enero de 2005.

Por su parte, el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obliga al Juez Consultante a momento de emitir el fallo en el proceso interno, a adoptar la interpretación prejudicial. Dispone también dar cumplimiento al tercer párrafo del art. 128 del Estatuto del Tribunal.


A su vez, el art. 410. II de la CPE reconoce dichas normas que forman parte del bloque de constitucionalidad; en ese marco se colige que para resolver una controversia en el Régimen de Propiedad Intelectual, es aplicable en forma preferente y directa la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Justicia de conformidad a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y primacía contenidos en los arts. 2, 3 y 4 y la obligatoriedad dispuesta en el art. 35 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


Respecto a la primer problemática identificada por este Tribunal, en relación a si el precedente administrativo citado por el demandante genera un efecto vinculante y obligatorio, respecto a la anulación de obrados de oficio que debió realizar el SENAPI al existir un desfase entre la etiqueta y la leyenda de la marca solicitada, violando de esta manera el principio de igualdad entre los administrados y la seguridad jurídica, es preciso señalar que en éste acápite, el demandante manifiesta la existencia de un precedente administrativo en los procesos PIL Nº 170864 y PIL PURA VIDA Nº 170865, dentro de los cuales el SENAPI anuló obrados para reconducir el trámite y poder subsanar los errores de la solicitud, permitiendo al solicitante llenar nuevos formularios y efectuar la publicación en fe de erratas.

Al respecto, debemos aclarar primeramente que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció el principio de independencia de la oficina nacional competente, el cual establece que de acuerdo al criterio de esta entidad (en Bolivia el SENAPI) se tomará la decisión que se considere más adecuada en relación a las particularidades de caso que se puesto en su conocimiento; dicho de otra manera, en Bolivia el SENAPI, tiene la obligación de realizar un análisis del signo solicitado en los parámetros establecidos, tomando en cuenta los aspectos y situaciones que obran en cada proceso y que dicho sea de paso, el examen del signo solicitado, debe ser autónomo en relación con anteriores decisiones emanadas por la propia oficina; es decir, se debe analizar el caso concreto, así lo establece el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el apartado 9. y sgtes. de la Interpretación Prejudicial  signada con el Nº de proceso 31-IP-2017, la cual en su acápite 9.9, señala de manera contundente que “..el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación  con las decisiones proferidas por otras oficinas de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina…” (sic.), aspecto que genera convicción en éste Tribunal de que los precedentes administrativos invocados por el demandante, por sí solos no constituyen preceptos vinculantes ni mucho menos obligatorios a efecto de la realización del examen de registrabilidad llevado a cabo por el SENAPI, entidad que tiene la libertad y obligación de analizar cada caso concreto y sus particularidades, pudiendo arribar a la decisión que considere justa, siempre y cuando exista la debida motivación de la decisión asumida. Similar entendimiento es aplicado al precedente administrativo invocado por el demandante en relación a la marca PUREZA VITAL registrada bajo el Nº de registro 77798-C.


Ahora bien, corresponde analizar la segunda controversia traída a consideración de este Tribunal, debiendo establecer si en el presente caso son aplicables los conceptos relacionados a la coexistencia de hecho, notoriedad de la marca y la familia de marcas a las que hace mención SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.; en ése sentido, debemos aclarar que conforme el punto 4. y  sgtes. de la Interpretación Prejudicial que cursa de fs. 196 a 213 de obrados, es posible advertir que la coexistencia de hecho de marcas, no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos y semejantes y que la oficina nacional competente (SENAPI) debe realizar un análisis prospectivo (a futuro) en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro; en consecuencia, no resulta evidente el reclamo vertido por el demandante sobre este extremo.


Por otra parte, respecto a la notoriedad de la marca, el demandante refiere que NESTLÉ PUREZA VITAL, constituye una marca reconocida a nivel internacional y debe ser considerada como una marca notoria, en relación a este aspecto, es necesario destacar lo establecido por los arts. 224 y 228 de la Decisión 486, los cuales señalan que para que una marca sea reconocida como tal debe cumplir ciertos requisitos y que para merecer la distinción o calificación de marca notoria, no puede ser atribuida por la simple afirmación del titular, sino que debe ser declarada por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporten pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar una marca como notoria. (punto 3.7 de la Interpretación Prejudicial), requisitos que en la especie no fueron cumplidos; toda vez que de la revisión de obrados no existe prueba aportada por el demandante para este efecto ni mucho menos resolución expresa que declare la notoriedad de la marca NESTLÉ PUREZA VITAL.


Finalmente, en relación a la pertenencia a una familia de marcas del titular NESTLÉ, resulta necesario dejar establecido que conforme a la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y particularmente de las resoluciones pronunciadas dentro de los procesos 59 IP-2012, 90 IP-2012 y 439 IP-2015, entre otras, refieren de manera uniforme que la familia de marcas se encuentra estrechamente relacionado al concepto de marcas derivadas y señala que el hecho de que un titular de registro de marca solicite el registro de una marca derivada, no significa que tenga el derecho indefectible a que se registre dicho signo, ya que la autoridad competente deberá establecer si el nuevo signo solicitado cumple con todos los requisitos de registrabilidad y además que no se encuadra en las causales de irregistrabilidad señaladas en la normativa comunitaria; en el caso concreto, tras la revisión de antecedentes administrativos, es posible advertir que las marcas “PURE LIFE” y “PURA VIDA”, de donde derivaría la marca “PUREZA VITAL”, tienen como elemento dominante las palabras PUREZA-PURA y PURE, que se encuentra presente en todas las marcas en cuestión y que realizando un cotejo entre ellas, se puede arribar a la conclusión de que estas palabras no reúnen las características o atributos para ser tomadas como un rasgo distintivo común, al ser éstos términos diferentes entre sí, motivo por el cual este Tribunal no encuentra evidente la pertenencia a la familia de marcas del invocada por el titular NESTLÉ.


Por lo relacionado, se concluye que los argumentos vertidos en la demanda Contencioso Administrativa no resultan evidentes, conforme los fundamentos ya anotados ut supra, por lo que corresponde a este Tribunal denegar lo peticionado por el demandante.


IX. POR TANTO

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda Contencioso Administrativa de fs. 81 a 93 vta., interpuesta por SOCIÉTÉS DES PRODUITS NESTLÉ S.A., a través de su apoderada Luz Mónica Rivero de Rocabado y en consecuencia, se mantiene firme y subsistente Resolución Administrativa DGE/OPO/J-Nº 256/2015 de 10 de noviembre, emitida por la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

Regístrese, notifíquese y tómese razón.