TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA

Sentencia Nº 05

Sucre, 25 de enero de 2018


I. Datos del Proceso.


Expediente                                : 082/2015-CA

Proceso                                : Contencioso Administrativo

Demandante                : Gervais Danone Compagnie

Demandado                        : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

Resolución Impugnada        : DGE/OPO/J-N°0252/2014, de 01 de agosto de 2014

Magistrada Relatora                : María Cristina Díaz Sosa


II. VISTOS:

La demanda de fs. 14 a 22 vta., la respuesta de fs. 143 a 149 vta.; la Consulta Prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN, de fs. 220 a 244, los antecedentes procesales y de emisión de la resolución impugnada; y


III. ARGUMENTOS DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN.

Demanda Contenciosa Administrativa

El impetrante acusa que la Resolución impugnada no consideró los particulares hechos y antecedentes puestos en su consideración y tampoco realizó el enlace correspondiente con el derecho aplicable en toda su dimensión, ya que no tomó en cuenta que la oposición formulada contra el trámite administrativo de registro de marca, no se basaba en registros o solicitudes de marcas anteriores, es decir en un derecho atributivo como es la gran mayoría de los casos, sino en derechos pre-constituidos de DANONE como es el derecho de autor sobre la imagen y apariencia de un producto que fue imitado por la empresa Gloria para identificar el mismo tipo de productos (Yogures), lo cual tiene también fundamento en la figura de la competencia desleal que es reconocida tanto por la norma especial como es la Declaración 486, como por la norma general comprendida en el Código de Comercio.

Refiere que el SENAPI se negó a considerar las alegaciones y valorar los elementos probatorios aportados por el demandante durante la sustanciación de la fase administrativa, ya que en las resoluciones de ambas instancias se repite que la oposición no tiene base legal por no fundarse en una marca previamente registrada.

Cita el art. 146.I de la Declaración 486, por cuanto ésta norma otorga la legitimidad para formular oposiciones a “quienes tengan legítimo interés”, que en el caso concreto es: 1) La vulneración del derecho de autor de DANONE por parte de la empresa Gloria al haber imitado la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI +, sin considerar la resolución impugnada, que ello es una causal específica de denegatoria de marcas en aplicación del art. 136.f) de la Declaración 486, y; 2) La comisión de actos de competencia desleal por parte de la empresa Gloria en contra de DANONE, al generar una confusión en el público consumidor de yogures respecto de los productos de ésta última.

Que existe una prolífica regulación en materia de Derecho de Autor, dos tratados internacionales, una Ley y un Decreto Reglamentario para temas generales, además de otras normas especiales; Así, tanto la Ley 1322 de Derecho de Autor como la Decisión 351 de la Comisión de la Comunidad Andina, incluyen a las obras de arte aplicadas de manera específica dentro del ámbito de protección del derecho de autor, siendo que la primera lo hace en el art. 6.i) y la segunda en el art. 4.j). El convenio de Berna también se refiere en su art. 2.7) a las obras de arte aplicadas, delegando a las legislaciones de los países miembros la facultad de protegerla, regulando también que si tal protección no se diera (No es el caso de Bolivia), las obras de arte aplicadas serán protegidas como obras artísticas. Que la legislación mencionada establece que las obras protegidas por el derecho de autor tienen protección desde el momento de su creación, sin que sea necesario registro, depósito, ni ninguna otra formalidad para obtener la protección reconocida por la Ley (Art. 2 de la Ley 1322).

Que en el caso concreto, el derecho de autor de las etiquetas, envoltorios y los elementos publicitarios de DANONE como empresa extranjera, como obras de arte aplicado, están protegidos en mérito al art. 3.1) del Convenio de Berna del cual Bolivia es miembro al haber suscrito y ratificado dicho Tratado internacional, sin necesidad de registro.

Destaca que la identificación de un producto novedoso, con características especiales y distintivas, es objeto de un especial desarrollo de su imagen para la correcta aprehensión por el público consumidor, lo que ocurrió en el caso concreto, debido a que se realizaron inversiones en el desarrollo del producto, la imagen con colores y disposición de elementos, la apariencia, el lanzamiento, la publicidad y el posicionamiento, los que fueron asumidos por DANONE, como se demuestra por el contrato suscrito entre MORRILLAS BRAND DESIGN y DANONE. El trabajo y diseño de la imagen entraña una actividad intelectual que merece protección; las letras, los colores, la silueta femenina que muestra sutilmente los huesos de la columna vertebral y los demás elementos comerciales fueron fruto del trabajo autoral de varias personas que a dedicación exclusiva desarrollaron esa labor. Todos los elementos enlistados son considerados obras de arte aplicadas a la industria en la legislación internacional y nacional de derecho de autor; no son obras de arte como tales, sino, son obras del derecho de autor que tienen aplicación, en el caso, a la industria láctea.

Anota que no es aceptable que una industria láctea peruana como Gloria tome el camino fácil de la imitación del producto de DANONE y su imagen, sin autorización para obtener un beneficio económico, extremo que no fue considerado en la resolución impugnada que desestimó los argumentos y la prueba aportada, sin considerar que sus actos están regidos por la Ley 2341 y su Reglamento, que regula entre otros aspectos, el principio de informalismo, la verdad material y la buena fe, lo que no fue considerado en la resolución demandada, lo que hace que la misma carezca de la causa como un elemento esencial del acto administrativo.

Que el art. 137 de la Decisión 486 otorga un tratamiento especial a los actos de competencia desleal; señalando el art. 137 del mismo cuerpo normativo, con relieve en el hecho de que la norma citada refiere tan solo la existencia de indicios razonables para que el SENAPI deniegue una solicitud de registro, de modo que concluye que no hace falta que se demuestre de manera fehaciente la comisión de un acto desleal, indicios razonables que en el caso se dieron. Transcribe también lo dispuesto en el art. 69 del Código de Comercio, para luego agregar que la empresa Gloria adoptó los signos distintivos de los yogures DENSIA y CALCI + para identificar sus propios yogures PIL CALCIFEM, con la finalidad de que se confundan con aquellos.

Que la resolución impugnada citó dos fragmentos de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (03-IP-99) que versan sobre la buena fe, sin embargo no refieren sobre la competencia desleal, no existiendo enlace entre ambas figuras; Refirió que el SENAPI no consideró la existencia de indicios razonables que hacen inferir que la empresa Gloria imitó manifiestamente la imagen de DANONE con la finalidad de confundir al consumidor y apropiarse de los desarrollos, esfuerzos e inversiones de su competidor en la industria láctea, puesto que la imagen que despiertan ambos es virtualmente idéntica por los colores, por la figura femenina que tiene dibujada la columna vertebral, por los elementos denominativos que informan que el yogurt contiene calcio y hasta por el dibujo de la fruta que le da sabor al producto, lo que se hizo para identificar exactamente el mismo producto, un yogurt con calcio para su consumo primordial por las mujeres, lo que tiene por objeto causar confusión respecto de los productos de un competidor, lo que constituye un acto de competencia desleal.

Concluye afirmando que la resolución impugnada carece de causa, debido a que las autoridades administrativas fallaron sin tomar en cuenta, siquiera como indicios razonables, los documentos que les fueron presentados, para demostrar que la empresa Gloria comete actos de competencia desleal, con la solicitud de registro y el uso abusivo que se hace de la imagen de DANONE en los productos PIL CALCIFEM. También, afirma que el objeto de la resolución jerárquica que se impugna es ilícito, por no observar los principios del proceso administrativo y las reglas sobre la producción y valoración de la prueba contenidos en la Ley del Procedimiento Administrativo y su Decreto Reglamentario, como son el principio de la verdad material, el informalismo y las reglas sobre la producción y valoración de la prueba comprendidos en los arts. 47.I, IV de la Ley 2341 y art. 88 del DS N° 27113, normas que fueron vulneradas en sede administrativa, al haberse rechazado la prueba aportada, bajo el argumento que no cuenta con las respectivas legalizaciones, siendo copias simples y en idioma extranjero. Finalmente, sostiene que la resolución que se impugna incumple un concepto fundamental del derecho de marcas, cual es la ordenación del mercado, en bien de los consumidores y los comerciantes que proveen a aquellos de bienes y servicios, transcribiendo el contenido del art. 134 de la Decisión 486, que define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado.

Los hechos y razones expuestas hacen que el objeto del acto administrativo impugnado y comprendido en la Resolución Jerárquica impugnada, sea ilícito, por lo que es nulo de pleno derecho.

Concluyó solicitando se declare probada la demanda y en consecuencia se deje sin efecto los alcances de la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-252/2014 de 01 de agosto, emitida por el SENAPI.


Respuesta de la entidad demandada (SENAPI)

Admitida la demanda mediante providencia de 17 de junio de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercero interesado, quienes fueron legamente citados; apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del SENAPI, quien previo relato de los antecedentes del caso, responde negativamente a la demanda incoada, bajo los siguientes fundamentos:

Al referirse sobre los ámbitos de protección del derecho de autor y la propiedad industrial manifiesta que el demandante basó su oposición, no en su registro previo de marca, tampoco en una solicitud previa de marca, sino en un derecho de autor sobre imagen y apariencia de un producto, envases, etiquetas, envolturas y otros, lo que no consta en ningún registro y sólo aduciendo que el derecho de autor nace con la obra, sin presentar además prueba idónea que forme convicción de la existencia de ese derecho de autor, sin considerar los ámbitos de protección del Derecho de Autor y los ámbitos de protección de la Propiedad Industrial, como ámbitos de protección diferentes y específicos cada uno.

Que, la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Régimen Común Sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, en su art. 4 define el concepto de derecho de autor y establece su ámbito de protección sobre éstos, en cuyo contenido no se hace referencia a los elementos de envolturas, etiquetas, envases, imagen de producto y otros cuya protección se pretende por la parte demandante como si fuese un derecho de autor, al contrario, los elementos cuya protección se solicita son regulados por una norma de derecho de propiedad intelectual como es la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena  - Régimen común sobre la Propiedad Industrial, que en su art. 134 define el concepto de marca y señala entre ellas, las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, además de la forma de los productos y sus envases y envolturas; por lo que la protección de los elementos señalados debió hacérsela a través del registro de marcas y no así el Régimen sobre Derecho de Autor lo que llevó a determinar que las resoluciones de la instancia administrativa sean negatorias para la parte opositora ahora demandante.

Señala que el Derecho de autor no es un súper derecho que pueda encontrarse por encima de las normas de protección industrial, de modo que, normativamente no se puede hacer prevalecer una envoltura, una etiqueta, una forma de los productos, imágenes o envases, que se encuentran registrados en ningún sitio, sin ninguna fecha cierta y menos registrados como derecho de autor, por sobre un registro de marca o una solicitud formal de registro de marca, caso en el cual las leyes sobre marcas estarían por demás y ni deberían existir porque todos acudirían simplemente a la figura del derecho de autor, aduciendo que aunque no lo tienen registrado en ningún sitio, son creadores de determinadas figuras, envases o formas de productos, lo que llevaría a un caos en la convivencia de estos signos, siendo imposible para los Estados determinar prioridades, especificidad en las figuras o formas, caducidades, prescripciones y demás connotaciones inherentes a todos los signos; ello más allá de que los elementos sobre los cuales la firma DANONE pretende protección no son derechos de autor sino elementos que deben estar protegidos por el derecho de marcas.

Respecto a la denuncia de una ausencia de elementos esenciales en la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-N° 252/2014, señala que la Resolución Administrativa impugnada cumple con todos los elementos del acto administrativo, puesto que se encuentra adecuada a derecho y en estricta aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo; y, en relación a la valoración de las pruebas, DANONE a lo largo de todo el proceso de oposición se atribuyó la titularidad de etiquetas, envoltorios y otros elementos publicitarios de los productos DENSIA y CALCI +, aduciendo que estos hubiesen sido creados por ellos; sin embargo, no demostró objetivamente dicha titularidad en ninguna etapa del proceso.

Respecto a la prueba aportada por la empresa demandante, refiere que así como es evidente la existencia de los principios referidos por la parte demandante para el ámbito administrativo, también se tienen otros como el de sometimiento pleno a la Ley, Jerarquía normativa y Control judicial, que de manera conjunta también rigen dicha actividad; que en cuanto a las formalidades que deben cumplir los documentos celebrados en el extranjero, debe acudirse a lo dispuesto por el art. 52.II de la norma sustantiva civil, ya que, quien alega un derecho debe probarlo, lo que no se subsana alegando la aplicación del principio de informalismo; Que la prueba presentada por DANONE, además de no contar con la respectiva legalización, la misma se encontraba en idioma extranjero y con una traducción simple, incumpliéndose lo dispuesto en el art. 1311 del Código Civil y el mandato prescrito en el art. 8 de la Decisión 486 de la CAN, de modo que no correspondía su valoración.

En cuanto a la prioridad que aduce DANONE, debe considerarse que esta es una de las figuras más importantes para determinar el grado de prelación o preferencia de una solicitud de registro de marca o de un registro, o de una creación, con relación a otras solicitudes o registros posteriores; sin embargo, en el presente caso el demandante no ha demostrado a lo largo del proceso que cuenta con prioridad, al no tener registro de ninguna naturaleza (ni de derecho de autor, ni de marca), amparándose sólo en la figura, en la que no ingresan los elementos cuya protección se reclama; en suma, la empresa demandante no demostró la titularidad de ninguna obra de derecho de autor o de las obras aplicadas a los signos DENSIA y CALCI +, tampoco se encontró en los registros del SENAPI solicitud o registro de los signos DENSIA y CALCI+; consecuentemente, y al no contar con elementos objetivos con los que se puedan cotejar las posibles similitudes, lo determinado por el SENAPI no se encuentra dentro de la causal de irregistrabilidad prevista en el art. 136.f) de la Decisión 486 de la CAN, pues el documento aparejado no constituye documento con fecha cierta que pruebe su derecho de prioridad.

En cuanto a la competencia desleal que se sostiene por el demandante, basado en el art. 137 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, se transcribe lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 03-IP-99; agregando que, un acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial es cualquier acto capaz de crear confusión, por lo que, quien solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que se destacan aquellas cuya finalidad esencial no solo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral, sino además propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo, por lo que, el que alega causal de irregistrabilidad debe probar que el registro se hubiere solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través de la imitación de marca, no habiendo demostrado la empresa demandante, la existencia de indicios razonables que permitan inferir la existencia de un acto de competencia desleal.

En suma, el demandado concluye solicitando se dicte Sentencia declarando improbada la demanda interpuesta por Gervais Danone Compagine y; en consecuencia, se mantenga plenamente vigente la Resolución Administrativa DGE/OPO/J- N° 252/2014 de 01 de agosto.

En la réplica formulada por la parte demandante se reiteraron los argumentos de la demanda. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 20 de enero de 2016 de fs. 199, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso para efectivizar la misma, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

       

IV. INTERPRETACION PREJUDICIAL

En merito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, que facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares. Es así que la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Oficio 08/2016 de 29 de febrero, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de los arts. 136 literal a) f) y h), 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 082/2015-CA, trámite de Interpretación Prejudicial que fue admitido mediante Auto de 10 de junio de 2016, como proceso N° 110-IP-2016 y absuelto mediante Resolución de Interpretación Judicial de fecha 18 de octubre de 2016 emitido por ese Tribunal Andino, que cursa de fs. 220 a 244 de obrados.


V. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DEL PROCESO

Dentro del trámite de oposición, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Asuntos Jurídicos, emitió la Resolución Administrativa Nº 631/2013 de 17 de diciembre de 2013, declarando improbada la demanda de oposición; interpuesta por COMPAGNIE GERVAIS DANONE, en resguardo de sus marcas DENSIA y CALCI +, contra la solicitud de registro de la marca “PIL CALCIFEM” (mixta).

Ante el Recurso de Revocatoria interpuesto por COMPAGNIE GERVAIS DANONE, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 057/2014 de 13 de marzo, resolvió Rechazar el recurso de Revocatoria, confirmando en su totalidad la Resolución Administrativa Nº 631/2013 de 17 de diciembre.


Interpuesto el Recurso Jerárquico por el representante de COMPAGNIE GERVAIS DANONE, la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Jerárquica Nº DGE/OPO/J-252/2014 de 01 de agosto, resolvió rechazar el Recurso Jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa Nº Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 057/2014 de 13 de marzo.


VI. PROBLEMÁTICA PLANTEADA

En el caso concreto, se advierte que la controversia radica en determinar si la Resolución Jerárquica impugnada, vulneró la  disposición contenida en el literal f) del art. 136 y los arts. 137 y 146 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; es decir, si el registro del signo solicitado, contraviene los derechos de autor cuya titularidad alega la empresa opositora y si con la solicitud de registro se pretenden perpetrar actos de competencia desleal.


VII. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL PERTINENTE AL CASO

Una vez reconocida la competencia de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera para la resolución de este tipo de controversias, en el marco de lo establecido por el art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014 en concordancia con el art. 775 del Código de Procedimiento Civil (CPC), y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439 (Código Procesal Civil) y tomando en cuenta la naturaleza del proceso Contencioso Administrativo que reviste un juicio de puro derecho, en el que sólo se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por el SENAPI en sede administrativa.

En ese contexto referir que, el procedimiento Contencioso Administrativo, se constituye garantía formal que ampara al sujeto administrado, redimiéndolo de la discrecionalidad y arbitrariedad de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra aquellos actos de la administración pública que le resultaren gravosos, con el fin de lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados, buscándose ese fin precisamente con la interposición del proceso Contencioso Administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.


VIII. ANÁLISIS JURÍDICO LEGAL DE LA PROBLEMÁTICA PLANTEADA

Primeramente y respetando las normas contenidas en el bloque de constitucionalidad del Estado, reconociendo la supranacionalidad de los instrumentos internacionales, cabe resaltar que el Estado Plurinacional de Bolivia es miembro de la Comunidad Andina de Naciones, y al formar parte de este, se somete a la Jurisdicción y normativa vigente del Tribunal Andino, tal como refiere los arts. 2, 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.  Por lo tanto, las normas que deriven del referido Tribunal son aplicables en nuestro país, tanto la Decisión 40 de la Comunidad Andina, anteriormente vigente, como la Decisión 578 del mismo organismo, vigente a partir del 1 de enero de 2005.

Por su parte, el art. 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, obliga al Juez Consultante a momento de emitir el fallo en el proceso interno, a adoptar la interpretación prejudicial. Dispone también dar cumplimiento al tercer párrafo del art. 128 del Estatuto del Tribunal.


A su vez, el art. 410. II de la CPE reconoce dichas normas que forman parte del bloque de constitucionalidad; en ese marco se colige que para resolver una controversia en el Régimen de Propiedad Intelectual, es aplicable en forma preferente y directa la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Justicia de conformidad a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico y primacía contenidos en los arts. 2, 3 y 4 y la obligatoriedad dispuesta en el art. 35 del tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


En el Caso concreto, DANONE, alega ser titular de los derechos patrimoniales y los derechos de autor sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI+, mismos que a decir del demandante estarían siendo imitados por GLORIA en el signo solicitado, correspondiendo analizar el literal f) del art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que señala: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste;”; hecho que prohíbe el registro como marcas de los signos que infrinjan el Derecho de Propiedad Industrial o el Derecho de autor correspondiente a un tercero en razón de ser igualmente el producto de su creación intelectual, en cuyo caso tendría que mediar el consentimiento de este. Esta prohibición de registro protegido por el Derecho de Autor, se encuentra directamente sometido a que el Derecho de Autor base de la oposición sea capaz de crear riesgo de confusión en el público consumidor, con respecto de la Clase de productos o servicios que pretende distinguir el signo solicitado a registro; ahora bien, en el caso que nos ocupa, es posible evidenciar, que DANONE, es la empresa que ostenta la titularidad sobre la imagen y apariencia de los productos DENSIA y CALCI+ y que la imagen y apariencia de estos productos constituyen obras de arte aplicadas, las cuales en definitiva son susceptibles de ser protegidas por los derechos de autor.


Respecto a la competencia desleal acusada por DANONE, debemos dejar establecido que en el caso concreto, existe una identidad en el tipo de actividad comercial que realiza la empresa demandante y GLORIA S.A., en cuanto a la venta de productos lácteos (Yogurt), encontrándose claramente en una situación de rivalidad competitiva; sin embargo, no resulta evidente que la solicitud de marca constituya una acción indebida, toda vez que DENSIA y CALCI+, no cuentan con un registro en Bolivia, tornando inviable determinar que la solicitud de registro constituya competencia desleal, más aún si se toma en cuenta que denominativamente existe una clara diferencia entre ambos productos (DENSIA vs. PIL). Por otra parte, resulta necesario establecer que para catalogar un acto como desleal, es un requisito necesario que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado, no se podría hablar de competencia desleal, requisito que en la especie no se cumple, toda vez que los productos de DANONE no  cuentan con registro.


En conclusión, debemos establecer que DANONE pretende proteger sus derechos a través de una norma de derecho de Propiedad Intelectual, de manera concreta en los literales b) y f) del art. 134 de la Decisión 486, lo cual no debe confundirse de ninguna manera con los derechos de autor que se encuentran protegidos por una norma distinta como es la Decisión 351; es decir, que la protección de los elementos requerida por el ahora demandante DANONE (envases, etiquetas, envolturas, imágenes y forma de los productos), debió necesariamente hacérsela a través del  registro de marcas, hecho de donde nace la exigencia del SENAPI para requerir una marca previamente registrada como base para la oposición andina.

Lo señalado precedentemente hace concluir que, los aspectos ahora demandados por GERVAIS DANONE COMPAGNIE, fueron adecuadamente compulsados por el SENAPI, conforme la fundamentación contenida en la Resolución Administrativa Jerárquica Nº DGE/OPO/J-252/2014 de 01 de agosto, evidenciándose en contrario de lo denunciado por el demandante, la efectiva aplicación de la normativa inmersa. Observándose en consecuencia que la empresa demandante no demostró fehacientemente las acusaciones formuladas en su demanda.


Siendo atribución de este Tribunal, en ejercicio de la jurisdicción y competencia que la Ley le otorga, la modulación del alcance de su fallo, determinado el correcto análisis y fundamento de derecho en la aplicación de la provisión normativa en sede administrativa, en las cuales baso el SENAPI, respetando el debido proceso y las garantías del demandante, concluye que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, al pronunciar la Resolución Administrativa Jerárquica Nº DGE/OPO/J-252/2014 de 01 de agosto, lo hizo interpretando adecuadamente las normas legales citadas, no advirtiéndose vulneración al debido proceso ni a los derechos del demandante.

En consecuencia, conforme a los fundamentos expuestos corresponde CONFIRMAR la Resolución Administrativa Jerárquica Nº DGE/OPO/J-252/2014 de 01 de agosto.


IX. POR TANTO

La Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa y Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia en el ejercicio de la atribución conferida en el art. 2 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, administrando justicia a nombre de la Ley, y en virtud a la jurisdicción que por ella ejerce, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda Contenciosa Administrativa interpuesta por GERVAIS DANONE COMPAGNIE y en consecuencia, declarando subsistente la Resolución Administrativa Jerárquica Nº DGE/OPO/J-252/2014 de 01 de agosto, pronunciada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.