SALA PLENA


SENTENCIA:                                    217/2015.

FECHA:                                Sucre, 19 de mayo de 2015.

EXPEDIENTE Nº:                        500/2012.

PROCESO        :                        Contencioso Administrativo.

PARTES:        Empresa ANITA FOOD S.A. contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI).

MAGISTRADA RELATORA:        Rita Susana Nava Durán.

Pronunciada en el proceso contencioso administrativo seguido por la Empresa ANITA FOOD S.A.  representada por César Alfredo Burgoa Rodríguez contra la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI  representada por Gabriela Murillo Zarate.


VISTOS EN SALA PLENA: La demanda contencioso administrativa de fs. 13 a  15, impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012  de 30 de mayo de 2012 emitida por  el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), la contestación a la demanda de fs. 52 a 55; los antecedentes del proceso.


CONSIDERANDO I: Que, César Alfredo Burgoa Rodríguez, en representación de la Empresa ANITA FOOD S.A. dentro del plazo previsto en el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, interpone demanda contenciosa administrativa, pidiendo se declare probada la demanda y como consecuencia de ello se revoque la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012  de 30 de mayo, emitida por  el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI con la finalidad de que dicho acto administrativo se extinga y se ordene que la marca ANITA con SM 890-2009 se registre a nombre de la Empresa  que representa, con los siguientes fundamentos:


  1. Manifiesta que en fecha 10 de julio de 2012 fue notificado con la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012  de 30 de mayo de 2012, emitida por  el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, resolviendo el Recurso Jerárquico planteado contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 124/2011, rechazando el Recurso Jerárquico y confirmando resolución impugnada.


  1. Refiere que la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial,  tiene como finalidad lograr la uniformidad de las marcas registradas en la subregión con el propósito de evitar que en países pertenecientes a la Comunidad Andina de Naciones existan registros con las mismas marcas a nombre de titulares diferentes, por ello  el art. 147 de la citada norma establece la denominada oposición andina señalando: “A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.


La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.


La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.


  1. La citada norma establece el derecho que tiene un titular del registro de una marca a evitar que marcas idénticas se registren en otros países de la Comunidad y que la Resolución impugnada vulnere ese derecho consagrado en el art. 147 del Decisión 486, al no reconocer el derecho ya adquirido de la empresa titular de la marca ANITA en el Perú, que al realizar un examen de fondo de las solicitudes concedió la prioridad al signo solicitado por la empresa AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”, pasando por alto los derechos ya adquiridos por la empresa ANITA FOOD S.A. y vulnerando la normativa Andina la cual es de cumplimiento obligatorio por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.


CONSIDERANDO II: Que admitida la demanda por decreto de 12 de noviembre de 2012 (fs. 26), y corrido en traslado a la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, representada por Jhilda Gabriela Murillo Zarate, ésta responde a la demanda de forma negativa (fs. 52 a 55), solicitando se rechace la demanda planteada y se confirme  la resolución impugnada, con los siguientes fundamentos:


  1. Refiere que en fecha 12 de marzo de 2009, César Alfredo Burgoa Rodríguez en representación de ANITA FOOD S.A. solicitó el registro de la marca “ANITA” (Denominación) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma que fue publicada bajo el número de publicación 141284. En fecha 17 de diciembre de 2010, la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” representado por Álvaro F. Siles Martin, presenta oposición en aplicación del art. 146 de la Decisión 486 de la CAN, argumentando irregistrabilidad establecida en el art. 136. a), contra la solicitud de la marca “ANITA” (Denominación) clase 30 con publicación Nº 141284, señalando que esa solicitud de registro atenta contra los derechos y legítimos intereses de sus representados y por existir una solicitud previa de registro, que en fecha 16 de septiembre de 2011, la Dirección de Propiedad Industrial de SENAPI por Resolución Administrativa Nº 654/2012, declara probada la oposición de la firma AJ. SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” denegando la solicitud de registro de la marca “ANITA” (Denominación) Clase 30 con publicación Nº 141451 a nombre de ANITA FOOD S.A., Resolución que fue objeto de Recurso de Revocatoria por la firma ANITA FOOD S.A., que mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº 142/2011 se confirma la Resolución  Administrativa Nº 654/2011, que a su vez fue objeto de Recurso Jerárquico que mediante Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012 fue rechazada mediante Recurso Jerárquico y confirma la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-Nº142/2011.


  1. De la revisión de la Base de Datos y Libros de Registro de Marcas del SENAPI, se evidencia información respecto a la solicitud de marca de la firma opositora AJ. SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” “ANITA” (mixta) solicitud bajo el Nº SM-5190-2008 de fecha 7 de noviembre de 2008, misma que distingue en la clase internacional 30 a: “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneo del café, harina y preparaciones de cereales, pan, pastelería, y confitería helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos) especias, hielo”.


  1. Por su parte, la firma ANITA FOOD S.A., solicitó registrar “ANITA” (Denominación) bajo el Nº SM-891-2009 de fecha 12 de marzo de 2009 la misma que distingue en la clase internacional 30 a: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas(condimentos); especias; hielo”.


  1. El art. 136. a) de la Decisión 486 de la CAN que fue invocada por el opositor  señala: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. Apartado legal que consagra una casual de irregistrabilidad relacionado específicamente con el requisito de distintividad, que establece que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Que de acuerdo a este lineamiento, se entiende que los signos distintivos en el mercado, se exponen a diversos factores de riesgo; y al respecto la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación sobre el riesgo de confusión y /o de asociación. Entendiendo por riesgo de confusión a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa),  o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Por su parte, el riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (proceso 70-IP-2008).


  1. Para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca denominativa y otra mixta, el Tribunal Andino en el proceso 101.IP2002 ha señalado: “…se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elementos principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio…” Que la  marca opositora ANITA de la clase 30 es una marca mixta en virtud de que se compone de un elemento denominativo (en este caso una palabra) y un elemento gráfico (diseño particular de la firma), la combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado, sin embargo al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, así  se evidencia que la marca ANITA posee como elemento de mayor influencia el denominativo, además de añadir que los consumidores cuando desean adquirir el producto, lo solicitan por su respectiva denominación, que al momento de cotejo  respectivo la marca opositora será considerada como   denominativa toda vez que la misma tiene como característica más influyente la parte  denominativa.


  1. Como ambas marcas pertenecen a la clase 30 de la clasificación de NIZA existe mucha probabilidad que ambas sean apreciadas de la misma manera, ya que tienen las mismas finalidades naturaleza, destino, coincidiendo en los centros de expendio  y medios de publicidad de los mismos. Concluyéndose que las marcas en controversia no pueden coexistir en el mercado debido a que inducirían a riesgo de confusión y asociación al público consumidor, hallándose la marca solicitada en la prohibición de registro establecida en el art. 136.  a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, porque induce a riesgo de confusión y asociación al consumidor con la marca solicitada previamente de ANITA de la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”.


CONSIDERANDO III: Que, habiéndose renunciado al derecho de réplica por haber sido presentado fuera del plazo establecido en el art. 354. II del  Código de Procediendo Civil y efectuada la solicitud de  interpretación prejudicial realizada al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante Resolución Nº122/2014 de 17 de julio de 2014 que cursa a fs. 62 a 64 y emitida la Resolución Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que cursa a fs. 74 a 91, corresponde resolver el fondo de la causa de conformidad al parágrafo III del art. 354 del Código de Procedimiento Civil.


Que, de la compulsa de los datos del proceso, se desprende que los objetos de controversia se circunscriben a determinar:


  1. Si la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012  de 30 de mayo de 2012 emitida por  el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI ha vulnerado el derecho de registro de  marca ANITA de la empresa recurrente ANITA FOOD S.A. consagrado en los art 147 de la Decisión 486, así como el art. 136 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES (CAN) al no reconocer el derecho  adquirido  por ésta previamente en Perú.


  1. Si la solicitud de registro de la marca ANITA de la empresa recurrente ANITA FOOD S.A. se encontraba dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en la Decisión 486.


Una vez analizado el contenido de los actos y Resoluciones Administrativas y los argumentos y defensas formuladas por las partes en la presente controversia, corresponde realizar las siguientes precisiones:


  1. De la revisión de obrados a fs. 1 consta solicitud de registro de la marca “ANITA” (denominación) aplicada a distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la clasificación internacional de la empresa demandante ANITA FOOD S.A. presentada el 12 de marzo de 2009 y el 17 de diciembre de 2010 la firma AJ S.A. “ CALIDAD ANTE TODO” presentó oposición a la señalada solicitud  de registro en aplicación del art. 146 de la Decisión 486 manifestando tener mejor derecho propietario en Bolivia sobre la marca “ANITA” Clase 29 y 30, al haber  solicitado el registro de dicha marca el 7 de noviembre del año 2008, realizados los trámites correspondientes el Servicio  Nacional de Propiedad Intelectual pronunció  Resolución Administrativa Nº 654/2011 de 16 de septiembre, declarando probada la demanda de oposición  interpuesta por la firma AJ S.A. “CALIDAD ANTE TODO” y denegando la solicitud de registro de la marca “ANITA”(denominación)  clase 30 de la clasificación internacional de Niza solicitada por la empresa ANITA FOOD S.A.


  1. Interpuestos los recursos de revocatoria y jerárquico por esta última los mismos fueron resueltos por  Resolución Administrativa DPI//OP/REV-Nº 142/2011 de 21 de diciembre y Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012, la primera rechazando el recurso de revocatoria y  confirmando la resolución 654/2011 y la ultima de igual forma rechazó el recurso jerárquico y confirma la resolución 142/2011.


1. Relacionados así los hechos suscitados en instancia  recursiva corresponde  resolver el primer objeto de controversia.


  1. La empresa ahora recurrente ANITA FOOD S. A., sostiene que el  Servicio de Propiedad Intelectual SENAPI al emitir Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012  de 30 de mayo, ha desconocido el derecho de prioridad adquirido por esta sobre la marca “ANITA” en Perú,  acusando la vulneración del art. 147 de la  Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Sobre la materia, el art. 147 de la Decisión 486 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, señala  que: “… están legitimados para presentar oposición en los demás Países miembros de la comunidad, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros…”.


  1. En el caso de autos de la revisión de antecedentes administrativos, es necesario aclarar que la  firma AJ. S.A. “CALIDAD ANTE TODO”, solicitó el 7 de noviembre de 2008, el registro de la marca “ANITA”(Denominación y Diseño) aplicada a distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, a la cual la empresa ahora demandante presentó oposición, misma que fue tramitada bajo el expediente Nº 133482 y resuelta  por Resolución Administrativa Nº 284/2011 de 9 de agosto de 2011 que declaró improbada la oposición de la empresa ahora demandante y concedió la solicitud de registro de la marca “ANITA”(Mixta) de la firma AJ. S.A. “CALIDAD ANTE TODO”, resolución que fue confirmada  en instancia jerárquica por Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012.


  1. Por otro lado, se tiene que mientras se tramitaba aquella oposición, la firma ANITA FOOD S.A. ahora demandante, solicitó el registro de la misma marca “ANITA”(Denominación) para distinguir productos de la misma clase 30 el 12 de marzo de 2009, solicitud que es objeto del presente proceso contencioso administrativo, a la cual la firma AJ. S.A. “CALIDAD ANTE TODO” presento oposición, invocando tener mejor derecho propietario sobre la marcas “ANITA” Clase 29  y Clase 30, en virtud de haberla solicitado con anterioridad el 7 de noviembre de 2008, alegando asimismo causal de irregistrabilidad establecida en el art. 136. a) de la Decisión 486, debido a la evidente similitud gráfica, fonética y conceptual entre ambas marcas, susceptibles de generar confusión por asociación en el público consumidor, verificada la causal invocada por el opositor, el riesgo de confusión o asociación, el examen comparativo   de marcas en conflicto, y del análisis de la conexión competitiva de productos  y otros aspectos, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI, mediante Resolución Administrativa Nº 654/2011, concluyo que existe riesgo de confusión con la marca opositora y la marca solicitante, encontrándose en consecuencia dentro de las prohibiciones establecidas en el art. 135. b) y el art. 136. a) de la Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES, declarando probada la demanda de oposición y denegando la solicitud de registro de la marca “ANITA” (Denominación) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de la firma ANITA FOOD S.A., misma que es confirmada por Resoluciones Administrativas DPI//OP/REV-Nº 142/2011 de 21 de diciembre y DGE/OPO/J-156/2012 de 30 de mayo de 2012.


  1. Analizados esos antecedentes, se establece que la empresa ANITA FOOD S.A., subsume en éste proceso, el reclamo del proceso de oposición presentado por ésta a la solicitud de registro presentada por la firma AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO” en fecha 7 de noviembre de 2008, respecto al expediente Nº 133482 que fue resuelta mediante Resolución Administrativa Nº 284/2011 de 9 de agosto, confirmada por la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012 en instancia jerárquica donde se declaró improbada su oposición, concediéndose la solicitud de registro de la firma AJ. S.A “CALIDAD ANTE TODO”, proceso en cual se agotaron los recursos y a la fecha existe resolución firme, si bien es evidente que la empresa demandante registró la marca “ANITA” en fecha 10 de junio del año 2002 en Perú, como se evidencia de fs. 27 (antecedentes administrativos) y en virtud a  ello alega derecho de prioridad, sin embargo, se debe reiterar que la oposición presentada ya fue resuelta en instancia recursiva por la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-143/2012,misma que debió  ser impugnada en un proceso contencioso administrativo, por lo tanto, lo acusado por la  empresa demandante en sentido de que la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012 vulneró su derecho a la oposición prevista en el art. 147 de Decisión 486 de la COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES no tiene incidencia en el presente proceso, en virtud a que el presente proceso emerge de la solicitud de registro de marca efectuada por esta última y no así de la oposición efectuda  con anterioridad  al presente caso.


  1. Con relación al segundo objeto de controversia se deben realizar las siguientes consideraciones:


  1. El fundamento legal en base a la cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI denegó  la solicitud de registro de la marca “ANITA” (denominación) Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza  de la empresa ANITA FOOD S. A., fue que la marca solicitada se encontraba dentro de las causales de irregistrabilidad  establecidas en los  art. 135. b) y 136. a) de la Decisión  486 para verificar a la conclusión  arribada por la entidad demandada es necesarios establecer si la marca  cuyo registro fue solicitado cumplía los requisitos  para su registro, aplicando los parámetros establecidos en la interpretación prejudicial efectuada en presente caso por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a requerimiento de este Tribunal.


  1. En ese  entendido y  en base al art. 134 del Decisión 486 de la COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA, el Tribunal Andino de Justicia ha definido la marca como: “un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imagines, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación decolores, forma de productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del  producto o servicio”(Proceso 144-IP-2014)(El resaltado no corresponde al texto original).


  1. Asimismo el citado art. 134  enumera los signos que pueden constituir marca: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; c) los sonidos y los olores; d) las letras y los números; e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.


  1. De lo anotado se puede establecer  que los requisitos para el registro de una determinada marca son: a) La susceptibilidad de representación gráfica; entendida como la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, formulas u otros soportes, en síntesis algo perceptible  de ser captado por el público consumidor, y b) La distintividad; que es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione, este  requisito  constituye el presupuesto indispensable para identificar el origen empresarial, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y asociación. Esta a su vez se divide en: Distintividad Intrínseca y Extrínseca; la primera, que es la aptitud del signo para identificar e individualizar los productos sin confundirse con él o con sus propiedades o características, en cambio la segunda, se refiere a su no confundibilidad con otros signos previamente  solicitados o registrados por terceros.


  1. En el caso de autos, el signo solicitado de “ANITA”,  reúne el requisito de representación gráfica, pudiendo  representarse mediante una palabra que puede ser captada por el público consumidor determinándose que tiene aptitud para ser registrada. En cuanto a la distintividad Intrínseca, los productos de la marca solicitante pretende distinguir en la clase  30 de la Clasificación Intencional de Niza que son: “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz, Tapioca, Sagú Sucedáneos del Café; Harinas y Preparaciones hechas de Cereales, Pan, Pastelería y Confitería, Helados Comestibles; Miel, Jarabe de Melaza; Levadura, Polvo para Esponjar; Sal, Mostaza; Vinagre, Salsas (condimentos); especias; hielo”. Infiriéndose que el signo solicitado no constituye un signo genérico contando por consiguiente con la  suficiente distintividad intrínseca requerida para su registro. Respecto a la distintividad extrínseca, se establece que la marca solicitada carece de la suficiente capacidad distintiva en virtud de inducir en riegos de confusión directa o indirecta con la marca opositora que previamente registró la marca “ANITA”, ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios.


  1. En efecto la carencia de distintividad es causal de irregistrabilidad conforme establece el art. 135. b) de  la Decisión 486, por otro lado, se tiene  que la  causal invocada por la firma opositora en el presente caso se encuentra establecida en el art. 136. a) que establece que no podrán registrarse como marcas los signos los que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; conforme la jurisprudencia del Tribunal Andino, los signos distintivos en el marcado se exponen a diversos factores de riesgo, habiendo establecidos tradicionalmente dos tipos de riegos de  confusión y asociación, “el riegos de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un  producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa),o que piense que dicho producto tiene origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta) y por su parte el riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”(Proceso 144IP-2014).


  1. Para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Tribunal Andino estableció: “que es necesario verificar si existe  identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación  con los productos o servicios distinguidos por ellos y considerar la situación de los consumidores o usuarios..”. Asimismo  ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes  tipos de similitud: La similitud ortográfica, se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión; La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión fonética; La similitud ideológica, se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.


  1. De la revisión de los antecedentes administrativos se tiene que la marca opositora “ANITA” de la clase 30 es una marca Mixta, en atención a que está compuesta por un elemento denominativo (palabra) y un elemento gráfico (diseño de la firma), por otro lado, la marca “ANITA” solicitada también de la clase 30 está compuesta por un elemento denominativo (palabra);  las marcas en conflicto contemplan grandes similitudes debido a la coincidencia de la palabra “ANITA”, que  constituye en la denominación de las marcas, que al tener la misma denominación “ANITA” son idénticas dentro del campo visual y ortográfico, en virtud a ser iguales en toda su composición de letras y vocales, siendo  que la  marca solicitada reproduce en su totalidad a la marca opositora. Asimismo se aprecia confusión fonética por la identidad que tienen las marcas en la denominación “ANITA” que al ser escuchados por el oído humano son difícilmente diferenciables dejando en el consumidor el mismo recuerdo, y por ultimó también se aprecia la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, entendiéndose que ambas marcas tienen un significado real, debido a que ellas evocan el nombre propio femenino en diminutivo “ANITA”, dejando la misma idea en el consumidor que también puede ocasionar un riesgo de asociación.


  1. Por otro lado, aplicando la reglas de cotejo marcario, al examinar sucesivamente las marcas se tiene: ANITA-ANITA-ANITA-ANITA y asimismo  tomando en cuenta sus semejanzas y no así sus diferencias se tiene que ambas corresponde a la totalidad de la palabra “ANITA”.


  1. Finalmente se debe realizar el análisis de conexión competitiva de productos que también pueden causar riesgos de confusión y asociación  entre la marca opositora, al respecto el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación judicial efectuada en el caso estableció 6 parámetros para establecer la conexión competitiva: La inclusión de los productos en una misma clasificación del nomenclador, canales de comercialización, similares medios de publicidad, relación o vinculación entre productos, uso conjunto o complementario de productos,y mismo género de los productos, en el caso de autos la marca opositora “ANITA” distingue en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz, Tapioca, Sagú Sucedáneos del Café; Harinas y Preparaciones hechas de Cereales, Pan, Pastelería y Confitería, Helados Comestibles; Miel, Jarabe de Melaza; Levadura, Polvo para Esponjar; Sal, Mostaza; Vinagre, Salsas(condimentos); especias; Hielo”. Asimismo la marca solicitante ANITA pretende distinguir en la clase 30 de la clasificación Internacional de Niza: “Café, Té, Cacao, Azúcar, Arroz, Tapioca, Sagú Sucedáneos del Café; Harinas y Preparaciones hechas de Cereales, Pan, Pastelería y Confitería, Helados Comestibles; Miel, Jarabe de Melaza; Levadura, Polvo para Esponjar; Sal, Mostaza; Vinagre, Salsas(condimentos); especias; Hielo” , en consecuencia tanto la marca opositora como la solicitante refieren la protección de  productos dentro de la misma clasificación intencional 30, estableciéndose la existencia de confusión por conexión competitiva y canales de comercialización ya que tiene las mismas finalidades, naturaleza, destino, coincidiendo  por ello en los centros de expendio y medios de publicidad, no siendo necesario  verificar todos los parámetros establecidos por la el Tribunal Andino al tratarse de productos de la misma clase internacional.


  1. En conclusión, se establece que la marca “ANITA” solicitada por la empresa ANITA FOOD S. A. carece de la suficiente capacidad distintiva extrínseca requerida para su registro debido a que induce a un riesgo de confusión  o asociación respecto a la marca “ANITA” registrada por la empresa opositora AJ SOCIEDAD ANONIMA “CALIDAD ANTE TODO”, y por consiguiente encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad establecidas en los arts. 135. b) y 136. a) de la Decisión 486, debido a que la marca solicitada induce a riesgo de confusión y asociación al existir similitud ortográfica e ideológica, en virtud a que esta última y la marca opositora  refieren de manera general a la protección  de productos  de la misma Clasificación Internacional Nº30 y tomando en cuenta que la marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona, este Tribunal considera que no es atendible la solicitud de registro.


POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, en ejercicio de la atribución conferida por los arts. 778 y 781 del Código de Procedimiento Civil, los arts. 4 y 6 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 13 a 15 presentada por Cesar Alfredo Burgoa Rodríguez en representación de la empresa ANITA FOOD S.A. contra La Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  SENAPI Jhilda Gabriela Murillo Zarate, en consecuencia se deja firme y subsistente la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-156/2012  de 30 de mayo de 2012 emitida por  el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual SENAPI.


En aplicación del último párrafo del art. 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, remítase una copia de la presente sentencia al citado Tribunal Andino.


Procédase a la devolución de los antecedentes administrativos remitidos a este Tribunal por la autoridad demandada.

Regístrese, notifíquese y archívese.


 


Fdo. Jorge Isaac von Borries Méndez

PRESIDENTE

Fdo. Rómulo Calle Mamani

DECANO

Fdo. Antonio Guido Campero Segovia

MAGISTRADO

Fdo. Pastor Segundo Mamani Villca

MAGISTRADO

Fdo. Gonzalo  Miguel Hurtado Zamorano

MAGISTRADO

Fdo. Rita Susana Nava Durán

MAGISTRADA

Fdo. Norka Natalia Mercado Guzmán

MAGISTRADA

Fdo. Maritza Suntura Juaniquina

MAGISTRADA

Fdo. Fidel Marcos Tordoya  Rivas

MAGISTRADO


Fdo. Sandra Magaly Mendivil Bejarano

Secretaria de Sala

Sala Plena